問(wèn)題1：選擇發(fā)明一定會(huì)侵權(quán)在先基礎(chǔ)專利的專利權(quán)嗎？

答 ：視情況而定：

一、侵犯在先基礎(chǔ)專利專利權(quán)的情形 ：

以上次小編舉例案例為例：

選擇發(fā)明---站在巨人的肩膀上取得成功的戰(zhàn)略

2022-03-04

假若TDK株式會(huì)社的專利 US10807889 專利的權(quán)利要求保護(hù)范圍是

Al的組成比例β與Dy （重稀土）的組成比例α2的數(shù)值范圍為0.0005≤β/α2≤0.125；

日立金屬株式會(huì)社選擇發(fā)明專利實(shí)施方案的范圍為：

A1的組成比例β 和Dy （重稀土）的組成比例α2的數(shù)值范圍為：0.051≤β/α2≤0.103

由此可知， 日立金屬株式會(huì)社的實(shí)施方案落入了專利US10807889 的保護(hù)范圍內(nèi)，根據(jù)全面覆蓋原則，日立金屬株式會(huì)社選擇發(fā)明專利實(shí)施方案侵犯了TDK株式會(huì)社專利US10807889的專利權(quán)。

審查指南中規(guī)定：

選擇發(fā)明，是指從現(xiàn)有技術(shù)中公開(kāi)的寬范圍中，有目的地選出現(xiàn)有技術(shù)中未提到的窄范圍或個(gè)體的發(fā)明。

即從審查指南中看出，如果不考慮權(quán)利要求里的其余的技術(shù)特征， 選擇發(fā)明專利的實(shí)施方案是會(huì)落入在先基礎(chǔ)專利的保護(hù)范圍內(nèi)，則選擇發(fā)明專利的實(shí)施會(huì)侵權(quán)在先基礎(chǔ)專利的專利權(quán)。

二、不侵犯在先基礎(chǔ)專利專利權(quán)的情形

假若TDK株式會(huì)社的專利 US10807889 專利的說(shuō)明書(shū)中記載了，其未記載在權(quán)利要求書(shū)中：Al的組成比例β與Dy （重稀土）的組成比例α2的數(shù)值范圍為 0.0005≤β/α2≤0.125；日立金屬株式會(huì)社選擇發(fā)明專利實(shí)施方案的范圍為：A1的組成比例β 和Dy （重稀土）的組成比例α2的數(shù)值范圍為：0.051≤β/α2≤0.103即可以看出，在后的專利申請(qǐng)相對(duì)于在先基礎(chǔ)專利來(lái)說(shuō)，實(shí)際上是一項(xiàng)選擇發(fā)明，但是由于在先基礎(chǔ)專利未將上述特征記載到權(quán)利要求中加以保護(hù)，所以視為放棄對(duì)其的壟斷權(quán)，即不存在侵權(quán)在先基礎(chǔ)專利的專利權(quán)問(wèn)題。問(wèn)題2：如果具有侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，還有必要申請(qǐng)選擇發(fā)明嗎？答：有必要
情形一：交叉許可戰(zhàn)略獲得在先基礎(chǔ)專利與選擇發(fā)明專利不是同一專利申請(qǐng)人，在在先基礎(chǔ)專利維持有效的情況下，在未得到在先基礎(chǔ)專利的專利權(quán)人的同意下，實(shí)施選擇發(fā)明的技術(shù)方案，屬于侵權(quán)行為；反過(guò)來(lái)，在選擇發(fā)明授權(quán)后維持專利有效的情況下，在未得到選擇發(fā)明專利的專利權(quán)人的同意下，實(shí)施該選擇發(fā)明專利技術(shù)（一般情況下，選擇發(fā)明專利的技術(shù)更先進(jìn)），視為侵權(quán)選擇發(fā)明專利權(quán)的行為。一般情況下，選擇發(fā)明專利權(quán)人與在先基礎(chǔ)專利的專利權(quán)人就會(huì)針對(duì)許可問(wèn)題進(jìn)行協(xié)商，進(jìn)行交叉許可，如果沒(méi)有達(dá)成協(xié)議，還可申請(qǐng)強(qiáng)制許可在先基礎(chǔ)專利。另外，選擇發(fā)明專利權(quán)人本人及其所依存的基本專利以外的第三人來(lái)說(shuō)，以盈利為目的直接實(shí)施（包括制造、使用、銷售、許諾銷售、進(jìn)口等行為）選擇發(fā)明專利技術(shù)，必須要取得選擇發(fā)明專利的專利權(quán)人許可。情形二：延長(zhǎng)專利保護(hù)期限，持續(xù)市場(chǎng)壟斷在先基礎(chǔ)專利與選擇發(fā)明專利是同一專利申請(qǐng)人，在在先基礎(chǔ)專利的基礎(chǔ)上繼續(xù)開(kāi)發(fā)性能更優(yōu)的技術(shù)，將在先基礎(chǔ)專利技術(shù)進(jìn)一步推進(jìn)，選擇性能更優(yōu)的技術(shù)方案可以申請(qǐng)選擇發(fā)明專利，那么就可以持續(xù)保持專利壟斷。假若TDK株式會(huì)社的專利 US10807889 專利的權(quán)利要求保護(hù)范圍是Al的組成比例β與Dy （重稀土）的組成比例α2的數(shù)值范圍為 0.0005≤β/α2≤0.125；TDK株式會(huì)社在在先基礎(chǔ)專利 US10807889 的基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)了新技術(shù)，即A1的組成比例β 和Dy （重稀土）的組成比例α2的數(shù)值范圍為：0.051≤β/α2≤0.103，其上述范圍的合金性能更佳，效果更好。在先基礎(chǔ)專利 US10807889 申請(qǐng)日為2004年03月24日，期限屆滿日為2024年03月24 日，假若針對(duì)上述改進(jìn)的技術(shù)在2006年11月30日申請(qǐng)了選擇發(fā)明專利并獲得了授權(quán)，則選擇發(fā)明的專利技術(shù)的期限屆滿日為2026年11月30日，即可延長(zhǎng)2年多的保護(hù)期限。

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