【跨境知識產(chǎn)權(quán)】|品牌出海,商標(biāo)被“搶注”,如何應(yīng)對?
客戶遭遇
最近有位客戶聯(lián)系到【國銀涉外】,訴說了他的遭遇:
客戶經(jīng)營消費(fèi)電子產(chǎn)品領(lǐng)域,自有品牌,主要面向海外市場。
但在中東某國因商標(biāo)問題陷入了困境。
客戶在該國的代理商/經(jīng)銷商在與客戶合作之初便在該國注冊了客戶的商標(biāo)。
客戶雖然在中國國內(nèi)注冊有商標(biāo),但是客戶品牌在海外布局這些年疏于對商標(biāo)的提前布局和謀劃,未能在品牌正式進(jìn)入目標(biāo)國家之前先行在目標(biāo)國家注冊商標(biāo),也未作類似的安排。這便給了別有用心之徒可乘之機(jī)。
現(xiàn)在,客戶因某些原因考慮更換代理商/經(jīng)銷商,同時發(fā)現(xiàn)代理商/經(jīng)銷商已在該國注冊了客戶的商標(biāo)。
客戶因此陷入了困境:
明明是自己的品牌,卻無法光明正大地在他國宣傳、銷售,甚至無法正常進(jìn)入他國市場。
這令客戶十分苦惱。
應(yīng)對方案
客戶的上述遭遇可以簡要?dú)w結(jié)為:
在品牌出海過程中,商標(biāo)被“搶注”。
面對這一情形,通常有以下幾種應(yīng)對方案:
01
買下被“搶注”的商標(biāo)
即在目標(biāo)國家法律框架下,從“搶注者”手中買下商標(biāo)。
這一應(yīng)對方案相對平和也易于開展,但成功的關(guān)鍵在于“搶注者”提出的條件。
現(xiàn)實(shí)中往往會遇到“搶注者”獅子大開口,開出天價趁火打劫的情形。尤其是“搶注者”注冊的商標(biāo)與品牌方在國內(nèi)的商標(biāo)一模一樣的情況下,出現(xiàn)上述情形的概率會更大一些。
如果遇到類似情形,品牌方往往不得不嘗試尋求其他解決方案,甚至可能無奈就此放棄。
02
嘗試令被“搶注”的商標(biāo)無效
這一應(yīng)對方案可謂是釜底抽薪,一針見血。
但這一應(yīng)對方案的成功概率往往與目標(biāo)國的法律規(guī)定息息相關(guān)。
有些國家的商標(biāo)制度中有配套的商標(biāo)撤銷或無效機(jī)制,品牌方可以嘗試通過這一機(jī)制將被“搶注”的商標(biāo)無效,后自己在目標(biāo)國申請?jiān)撋虡?biāo)。
但事實(shí)上并非每個國家的商標(biāo)制度中都有配套的商標(biāo)撤銷或無效機(jī)制,如果商標(biāo)被“搶注”的情形恰好發(fā)生在這些國家,那么很顯然就要再換一種應(yīng)對方案了。
根據(jù)【國銀涉外】的經(jīng)驗(yàn)來看,即便目標(biāo)國存在商標(biāo)撤銷或無效機(jī)制,嘗試申請撤銷商標(biāo)或商標(biāo)無效的條件通常也非??量?,而且需要經(jīng)歷較為漫長的法律流程才可能得到結(jié)果。
此外,在這一應(yīng)對方案下,老字號或馳名商標(biāo)的成功率比普通商標(biāo)的成功率會相對高一些。
因此,這一應(yīng)對方案看起來非常理想,但實(shí)際操作起來通常面臨重重困難。
03
無視商標(biāo)被“搶注”的事實(shí)
這一應(yīng)對方案并非適用于所有目標(biāo)國,且非長久之計(jì),而且后期存在較大隱患。
這一應(yīng)對方案適合知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系不健全、不發(fā)達(dá)且知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度較弱的國家。
在這些國家,短期繼續(xù)推進(jìn)品牌出海,即便面臨商標(biāo)侵權(quán)的風(fēng)險(xiǎn),通常也不會付出太高的代價。
但需要注意的是,對絕大多數(shù)經(jīng)濟(jì)較為活躍且持續(xù)發(fā)展的國家而言,知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系注定會逐步完善,知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)力度也注定會逐步增強(qiáng)。
如果始終采取這一應(yīng)對方案,待目標(biāo)國知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度增強(qiáng)后,將給自己帶來巨大的侵權(quán)賠償隱患。
04
“躺平”,放棄市場
“躺平”,放棄市場也是一種選擇。但這一選擇也意味著品牌海外布局的永久缺失。
品牌方應(yīng)當(dāng)站在戰(zhàn)略層面對此做出評估并決定是否選擇這一應(yīng)對方案。
建議&忠告
在品牌出海過程中面對商標(biāo)被“搶注”的情形,【國銀涉外】在此建議:
01盡早布局,先行注冊:如果品牌有在海外布局的計(jì)劃,或者品牌自創(chuàng)立之初便將經(jīng)營重心定在海外,那么應(yīng)當(dāng)盡早完成商標(biāo)的國際注冊,此舉可完全避免未來因商標(biāo)被“搶注”而陷入尷尬境地。02
不要忽視商標(biāo)衍生版本:在開展商標(biāo)國際注冊的過程中,除了注冊原有商標(biāo)外,為了給品牌提供全方位的保護(hù),建議針對原有商標(biāo)的衍生版本也開展國際注冊。常見的衍生版本有:
本土文字(即目標(biāo)國文字)變體版本
中文漢字版本(如原有商標(biāo)為英文商標(biāo))
拼音版本(如原有商標(biāo)為中文漢字商標(biāo))
03避免由代理商/經(jīng)銷商在當(dāng)?shù)刂苯幼陨虡?biāo):不少品牌在出海的過程中基于與代理商或經(jīng)銷商的信任以及友好的合作關(guān)系允許甚至授意由當(dāng)?shù)氐拇砩袒蚪?jīng)銷商以自己的名義直接在目標(biāo)國注冊商標(biāo)。這一安排往往后患無窮。一旦合作關(guān)系不能持續(xù)下去,已被注冊的商標(biāo)便是他人囊中之物,品牌方最終可能陷入啞巴吃黃連有苦說不出的窘迫境地。04及時監(jiān)測商標(biāo)在目標(biāo)國的注冊情況:在有些國家,商標(biāo)注冊過程中存在異議期這一環(huán)節(jié)。即在申請者申請注冊商標(biāo)時,主管部門會先公開待注冊的商標(biāo),并設(shè)置一個期限,在此期限內(nèi),社會公眾可以向主管部門提出異議,組織申請者注冊商標(biāo)。但需要注意的是,異議期通常比較短暫,需要品牌方迅速響應(yīng),一旦錯失良機(jī),搶注者便可得逞。一旦成功注冊,品牌方將面臨艱難的維權(quán)境地。05開放思路,多維度解決困境:品牌方在面對類似困境時,應(yīng)當(dāng)開放自己的思路,針對不同的情形、不同的階段選擇合適的應(yīng)對方案,也可多種應(yīng)對方案并行,推動順利走出困境。結(jié)語
最后,【國銀涉外】祝外向型企業(yè)出海順利,揚(yáng)帆遠(yuǎn)航!
如有跨境知識產(chǎn)權(quán)方面的其它問題,歡迎咨詢【國銀涉外】,【國銀涉外】致力于提供優(yōu)質(zhì)、高效、專業(yè)、獨(dú)到、全面的涉外法律服務(wù),幫助企業(yè)排憂解難,賦能展翅
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承接中國馳名商標(biāo)培育、認(rèn)定,省著名商標(biāo)評定,高新企業(yè)。