近幾年來，“哇哈哈”、“哈哈娃”、“哈娃娃”、“海底手撈”、“悔里撈”等商標(biāo)申請層出不窮。乍一看，這些名字迎面而來。事實并非如此。這些都是品牌主要為保護品牌而進行的防御性注冊申請案例。
一、相關(guān)知名品牌“自我山寨”背景
所謂防御性注冊，是指商標(biāo)所有人注冊的一系列與其商標(biāo)相同或相似的商標(biāo)。具體來說，主要分為兩類：
1)在權(quán)利人注冊商標(biāo)的不同產(chǎn)品或者服務(wù)類別注冊同一商標(biāo)；
2)在權(quán)利人注冊商標(biāo)的同一類別注冊與其商標(biāo)相同、相似的商標(biāo)。
注冊防御性商標(biāo)的目的是加強對公司有影響力商標(biāo)的保護，保持其聲譽和品牌形象，防止不必要的麻煩和糾紛。[1]
防御注冊作為一種常見的知識產(chǎn)權(quán)保護方法，早在多年前就被各大企業(yè)采用，至今仍在大規(guī)模使用中。具體案例如下:
◆杭州娃哈哈集團有限公司名下“哇哈哈”系列商標(biāo)部分注冊申請[2]
◆四川海底撈餐飲有限公司名下“撈”系列商標(biāo)注冊申請[3]
不難看出，大多數(shù)公司將積極注冊類似于其核心品牌的商標(biāo)，以擴大其品牌的保護范圍。例如，杭州娃哈哈集團有限公司自20世紀(jì)90年代以來就開始注冊“哇哈哈”，類似于其主要品牌“娃哈哈”、“哈哈娃”等品牌仍在申請中。知名餐飲品牌“海底撈”也不甘落后。近年來，“自我山寨”大規(guī)模防御注冊層出不窮。
二、防御注冊的重要性和優(yōu)勢
從世界各地的角度來看，獲得商標(biāo)權(quán)主要有兩種方式：一種是通過實際應(yīng)用獲得商標(biāo)權(quán)；另一種是注冊獲得，即通過向商標(biāo)管理部門提交申請，在注冊后獲得商標(biāo)權(quán)。中國采用了注冊和獲得商標(biāo)權(quán)的制度。直接擁有商標(biāo)專用權(quán)無疑對品牌維護和準(zhǔn)確打擊侵權(quán)行為非常有效。相反，如果企業(yè)沒有相應(yīng)的注冊商標(biāo)，那么權(quán)利保護之路可以說是漫長而艱難的，但也伴隨著巨大的成本投資。例如，（2019）湘03民初7568、“海底撈”（四川海底撈餐飲有限公司）訴“河底撈”（長沙雨花區(qū)河底撈餐廳），要求停止商標(biāo)侵權(quán)和經(jīng)濟賠償，但法院認(rèn)定兩者不構(gòu)成近似商標(biāo)，實際餐飲業(yè)務(wù)存在一定差異，駁回了“海底撈”的訴訟請求。[4]
基于上述事實，與問題發(fā)生后的訴訟權(quán)利保護行為相比，防御性注冊確實是一種相對低成本的前瞻性品牌建設(shè)布局措施。所謂的“市場不動，商標(biāo)第一”也是如此。防御性注冊對防止惡意注冊商標(biāo)、打擊“靠近名牌、搭便車”、完善品牌保護戰(zhàn)略具有積極作用。
三、防御性注冊面臨的困境
1)降低注冊成功的可能性和增加注冊成本
眾所周知，隨著時代的發(fā)展，公司和個人越來越重視知識產(chǎn)權(quán)的保護。據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局統(tǒng)計，截至2022年，中國有效注冊商標(biāo)數(shù)量已達1萬件。以2021年為例，原商標(biāo)注冊數(shù)量為1萬件，同比增長。商標(biāo)注冊審查和發(fā)布數(shù)量中的拒絕和部分拒絕占所處理商標(biāo)申請的43%[5]。換句話說，近一半的商標(biāo)申請被拒絕。2021年，國家知識產(chǎn)權(quán)局受理了1萬份拒絕復(fù)審申請[6]，而目前審結(jié)的商標(biāo)拒絕復(fù)審案件中，全部或部分初步審批僅占[7]。由于先前商標(biāo)數(shù)量龐大，后續(xù)防御性注冊因同一和類似先前商標(biāo)的存在而被拒絕的概率顯著增加，復(fù)審難度普遍增加。
此外，根據(jù)《2021年商標(biāo)審查指南》第19章的規(guī)定，在審查過程中，商標(biāo)注冊部門認(rèn)為商標(biāo)申請內(nèi)容需要說明或者調(diào)整的，可以要求申請人通過發(fā)布審查意見進行說明或者調(diào)整。例如，“涉嫌惡意商標(biāo)注冊申請不使用，有權(quán)要求申請人解釋申請注冊商標(biāo)的意圖和應(yīng)用?！盵8]
目前，在實踐中，越來越多的商標(biāo)申請人收到了國家知識產(chǎn)權(quán)局根據(jù)《商標(biāo)法》四條一款發(fā)布的審查意見。
比如武漢某公司申請了61件“省市簡稱”經(jīng)審理，國家知識局發(fā)布了審查意見。申請人在回復(fù)中提供的證據(jù)僅對其申請注冊的“漢牛”商標(biāo)作出相關(guān)說明，并未對其批號的其他“簡稱”商標(biāo)以牛的形式提供證據(jù)材料，申請人自述申請“省市簡稱”牛不能一次性使用。。。這些商標(biāo)的注冊申請完全是為其主要品牌“漢?！碧峁┍Ｗo的防御性注冊。最后，申請人被認(rèn)定不惡意申請注冊商標(biāo)，適用《商標(biāo)法》第四條第一款予以駁回。[9]
另一方面，根據(jù)商標(biāo)大數(shù)據(jù)專業(yè)檢索和智能分析平臺——2020~2022年基于《商標(biāo)法》第四條“惡意申請不使用”的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，駁回審查可以克服第四條“惡意申請不使用”的成功概率很低，僅占。
(注:上表“審查成功”是指“審查認(rèn)定審查商標(biāo)未構(gòu)成《商標(biāo)法》第四條第一款規(guī)定的情況”；“審查失敗”是指《商標(biāo)法》第四條第一款規(guī)定的審查認(rèn)定復(fù)審商標(biāo)的情況。)[10]
隨著商標(biāo)申請數(shù)量的快速增加和商標(biāo)審查各環(huán)節(jié)的逐步收緊，由于商標(biāo)審查意見回復(fù)、拒絕審查等程序的增加，相對注冊成本正在增加。防御性注冊的成本正在逐漸增加。
2)保持注冊商標(biāo)權(quán)，淡化衍生品牌
根據(jù)《商標(biāo)法》第四十九條第二款的規(guī)定，注冊商標(biāo)無正當(dāng)理由連續(xù)三年未在批準(zhǔn)的產(chǎn)品或者服務(wù)類別中使用的，任何單位和個人都可以申請撤銷注冊商標(biāo)。事實上，大多數(shù)防御性商標(biāo)不會投入使用，因為它們數(shù)量龐大，或者與公司的主要產(chǎn)品和服務(wù)有很大的差距，這增加了因不使用而撤銷注冊的風(fēng)險。
但相反，一旦防御性注冊商標(biāo)大量投入使用，如與“老干媽”相關(guān)的“老阿姨”、“老千媽”、“娃哈哈”相關(guān)的“哈娃娃”、“海底撈”相關(guān)的“江底撈”無疑會稀釋淡化其主品牌的知名度。總的來說，對打造知名度高的品牌有一定的不利影響。
四、防御性注冊該何去何從？
結(jié)合上述“防御性注冊”的必要性和困難，“防御性注冊”的未來值得我們仔細(xì)討論。筆者認(rèn)為，防御性注冊作為商標(biāo)戰(zhàn)略布局的前瞻性保障措施，是不可或缺的一部分，但考慮到目前的審查趨勢，可以適當(dāng)控制防御性注冊的范圍。具體來說，1)控制指定商品/服務(wù)的范圍和2)控制商標(biāo)標(biāo)志的類型，并在必要的范圍內(nèi)進行防御性注冊。
特別是上述1)控制防御性注冊的指定商品/業(yè)務(wù)范圍，即指定商品/服務(wù)需要有明確的業(yè)務(wù)發(fā)展計劃或與申請人主營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，使防御性注冊合理。雖然上述第三部分可以克服第四條“惡意申請不是為了使用而使用”的成功率較低，但根據(jù)成功的審查案例，操作確實有效。