? ? ? ?企業(yè)申請(qǐng)專利時(shí)，有時(shí)會(huì)收到審查員的審查意見，審查員聲稱只有把權(quán)利要求的范圍縮小，才會(huì)通過我們的專利申請(qǐng)。對(duì)此，有些不負(fù)責(zé)的律師為了拿到專利證書，盡早了結(jié)案子，會(huì)同意審查員的意見，但這樣企業(yè)往往只能拿到一份無用的專利，原本的計(jì)劃根本無法實(shí)施下去。那到底怎么做才能守住權(quán)利要求的保護(hù)范圍呢？

一、Amendment?與?Preliminary Amendment

? ? ? ?在審查流程里，審查員的意見是office action；申請(qǐng)人的回復(fù)為amendment（修正），意思是針對(duì)審查員在non final階段給出的審查意見，申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行回復(fù)。回復(fù)有兩種方式，一是修改說明書或權(quán)利要求的內(nèi)容使其符合法律規(guī)定；二是與審查員進(jìn)行爭(zhēng)辯，說明不同意審查意見及其理由。

? ? ? ?如果選擇修改的回復(fù)方式，修改過程中不能加入新的內(nèi)容（no new matter）。“新的內(nèi)容”的判定標(biāo)準(zhǔn)為審查員是否需要以修改的內(nèi)容來理解發(fā)明。如果需要的話，就屬于新的內(nèi)容；不需要的話，就不屬于。萬一修改的內(nèi)容是新內(nèi)容，那原來的申請(qǐng)日可能就會(huì)作廢，提交此新內(nèi)容的時(shí)間變成新的申請(qǐng)日。

? ? ? ?由此可以看出，這個(gè)判斷標(biāo)準(zhǔn)是非常主觀的。很多時(shí)候?qū)彶閱T會(huì)在審查意見的結(jié)尾指出可通過的權(quán)項(xiàng)（allowable subject matter），目的是想讓申請(qǐng)人把從屬權(quán)項(xiàng)移到獨(dú)立權(quán)項(xiàng)里，縮小保護(hù)范圍，如果申請(qǐng)人遵照審查員的意思這樣做了，申請(qǐng)即可通過。對(duì)于這種情況，大家一定要慎重考慮，雖然審查員已經(jīng)給出了通過的條件，但是要不要全盤答應(yīng)呢？眾所周知，不同的發(fā)明有不同的特點(diǎn)，我們很難保證更改后的權(quán)利要求符合產(chǎn)品的保護(hù)范圍，所以這里無法給出一個(gè)確定的答案。但如果申請(qǐng)人的主要目的是保護(hù)產(chǎn)品，那要考慮接受審查意見后，權(quán)利要求的保護(hù)范圍被縮小了多少？是否仍在可接受的范圍之內(nèi)？有沒有和最早設(shè)定的目標(biāo)起沖突？總而言之，還是得提前做好專利的運(yùn)作規(guī)劃，才能更好地應(yīng)對(duì)這些特殊情況。

? ? ? ?Amendment是在審查過程中對(duì)專利進(jìn)行修改，除此之外，還可以憑借preliminary amendment在審查員開始審查之前對(duì)提交的內(nèi)容進(jìn)行改動(dòng)，這個(gè)請(qǐng)求是免費(fèi)的，除非增加了權(quán)利要求，才可能需要按新的權(quán)利要求的數(shù)量來計(jì)費(fèi)。對(duì)于一個(gè)專利來說，從提交申請(qǐng)到開始審查，中間等待多長(zhǎng)時(shí)間是不確定的，在等待過程中很有可能會(huì)產(chǎn)生新的想法，或者察覺到專利申請(qǐng)的漏洞，有必要對(duì)申請(qǐng)做一些改動(dòng)，這樣preliminary amendment就提供給大家實(shí)現(xiàn)的方法。

二、回復(fù)final office action的五種方式

? ? ? ?當(dāng)申請(qǐng)人提交amendment之后，審查員會(huì)進(jìn)行評(píng)估，如果他認(rèn)為回復(fù)沒有說服力，會(huì)給出最終的審查意見——final office action，對(duì)此申請(qǐng)人有幾個(gè)選擇：

? ? ? ?第一，寫回答，也叫做response to final office action，這個(gè)回答和amendment大同小異，也是給出申請(qǐng)人的看法和理由，做最后的爭(zhēng)取。

? ? ? ?第二，與審查員直接會(huì)面或電話溝通，說明不同意審查意見及其理由，聽取審查員的意見并據(jù)此做一些修改。但是允許修改的范圍是很小的，一般來說，審查員都不會(huì)再讓申請(qǐng)人修改了，而是要求他們申請(qǐng)RCE。在此大家注意，我們盡量在final之前提出會(huì)面或電話溝通的請(qǐng)求，因?yàn)閒inal之后，整個(gè)審查過程已經(jīng)結(jié)束，有的審查員就不會(huì)再接受會(huì)面和電話了，但是final之前提出的話，他們通常會(huì)接受。

? ? ? ?第三，選擇AFCP 2.0（after final consideration pilot program），這是一個(gè)表格，填入相關(guān)信息即表明申請(qǐng)人同意把其中一個(gè)獨(dú)立權(quán)項(xiàng)的范圍縮小，希望審查員可以通過。在這種情況下，審查員很有可能需要重新檢索先有技術(shù)，所以會(huì)迫使申請(qǐng)人再申請(qǐng)一個(gè)RCE。這種情況下，就有必要和審查員做一個(gè)interview。

? ? ? ?第四，直接選擇提交RCE，進(jìn)行重新審查。第一次提交RCE需要繳納680美元，第二次提交要繳納1000美元，這是小企業(yè)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，微企業(yè)會(huì)更便宜一些。

? ? ? ?第五，進(jìn)行上訴。上訴有兩個(gè)途徑，直接上訴和申請(qǐng)上訴會(huì)議。直接上訴的費(fèi)用為420美元，如果需要加急的話，還得額外支付一筆費(fèi)用。直接上訴所需時(shí)間為一年半左右，每個(gè)TC部門都有所不同。一般來說很少有人會(huì)選擇直接上訴，通常都是先申請(qǐng)上訴會(huì)議。上訴會(huì)議中專利局會(huì)出席三人，一個(gè)是負(fù)責(zé)審理我們專利申請(qǐng)的審查員，一個(gè)是他的直屬上司，還有一個(gè)是其他審查小組的帶頭人，采取這樣的人員組成主要是為了聽取各方意見，盡量使會(huì)議結(jié)果做到公平公正。如果他們?nèi)齻€(gè)人都不同意申請(qǐng)人的上訴意見，我們?cè)龠x擇上訴也不遲。開展上訴會(huì)議一方面是為了緩和審查員與申請(qǐng)人之間的關(guān)系，畢竟律師是與專利局進(jìn)行往來最多的人，而且他們的專業(yè)方向往往是固定的，以后還會(huì)因?yàn)樯暾?qǐng)某類專利而和原部門的審查員打交道，所以能通過上訴以外的其他和平方式解決矛盾是最好不過了；另一方面是想通過會(huì)議看看審查員的上司是怎么看待這個(gè)案子的，防止審查員胡亂審查。畢竟上訴的時(shí)間還是蠻長(zhǎng)的，如果能在專利局里面解決，盡量在局里解決。