在專利申請文件中，常常會涉及到產(chǎn)品的保護和方法的保護，而新產(chǎn)品的認定會直接影響到專利的授權和確權。

專利法第六十一條第一款規(guī)定：

專利侵權糾紛涉及新產(chǎn)品制造方法的發(fā)明專利的，制造同樣產(chǎn)品的單位或者個人應當提供其產(chǎn)品制造方法不同于專利方法的證明。

根據(jù)《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十七條之規(guī)定：

產(chǎn)品或者制造產(chǎn)品的技術方案在專利申請日以前為國內(nèi)外公眾所知的，人民法院應當認定該產(chǎn)品不屬于專利法第六十一條第一款規(guī)定的新產(chǎn)品。

以下結合案例進行具體說明。

（2021）最高法知民終510號涉案專利ZL00135650.X，名稱為“在堿性介質(zhì)中電解L-胱氨酸直接合成S-羧甲基-L-半胱氨酸的生產(chǎn)方法”，保護了一種在堿性介質(zhì)中電解L-胱氨酸直接合成S-羧甲基-L-半胱氨酸的生產(chǎn)方法，其權利要求1如下：一種在堿性介質(zhì)中電解L-胱氨酸直接合成S-羧甲基-L-半胱氨酸的生產(chǎn)方法，其特征在于，該生產(chǎn)方法包括以下步驟：(A)L-胱氨酸于堿性水溶液中，在電解槽中，以電流為20A，電壓為22V的條件下電解11小時；(B)保持pH>8的條件電解加入氯乙酸縮合，直至檢查反應液中無巰基；(C)然后加入酸性水溶液進行中和調(diào)節(jié)為pH2-3；(D)結晶，分離得到粗品；(E)將步驟(D)所得粗品溶于1-4mol鹽酸水溶液中，在pH5-6時加入活性炭脫色，然后除去微量的重金屬離子，過濾，濾液攪拌用酸中和為pH2-3；(F)結晶，過濾，用無離子水沖洗至無氯離子，得到重結晶純化產(chǎn)品。

專利權人對逸舒公司生產(chǎn)的羧甲司坦片進行了檢測，認為羧甲司坦的成份與涉案專利中的化學名稱一致。本案的爭議點之一在于，在涉案專利僅保護方法的情況下，該產(chǎn)品是否應該認定為新產(chǎn)品。

1、一審法院認為根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)可知，羧甲司坦早在專利申請日之前已為公眾所知，不屬于《中華人民共和國專利法》所規(guī)定的新產(chǎn)品。

羧甲司坦片是以羧甲司坦為原料，主要通過物理過程制成，并不涉及涉案專利中的化學反應過程。因此，本案的關鍵在于，逸舒公司是否以與涉案專利相同或等同的方法制備了羧甲司坦。

本案中，專利權人沒有提交逸舒公司生產(chǎn)羧甲司坦的方法方面的證據(jù)以供比對，而僅提供了其自行委托湛江市食品藥品檢驗所對其購買的羧甲司坦片檢驗氯化物的報告。該報告顯示，被訴產(chǎn)品羧甲司坦片中的氯化物含量小于0.04%。但是，逸舒公司備案的羧甲司坦制備方法與涉案專利的主要區(qū)別在于主要原料的不同（前者為鹽酸半胱氨酸水合物，后者為L-胱氨酸）以及是否使用電解作為反應條件。即便上述檢驗結果為真，亦難以據(jù)此得出逸舒公司改而使用涉案專利方法制備羧甲司坦的推斷。

專利權人主張被訴侵權技術方案落入涉案專利權的保護范圍，一審法院不予支持。

2、二審法院《最高人民法院關于知識產(chǎn)權民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第三條規(guī)定：

“專利方法制造的產(chǎn)品不屬于新產(chǎn)品的，侵害專利權糾紛的原告應當舉證證明下列事實：（一）被告制造的產(chǎn)品與使用專利方法制造的產(chǎn)品屬于相同產(chǎn)品；（二）被告制造的產(chǎn)品經(jīng)由專利方法制造的可能性較大；（三）原告為證明被告使用了專利方法盡到合理努力。原告完成前款舉證后，人民法院可以要求被告舉證證明其產(chǎn)品制造方法不同于專利方法”。

二審法院認為本案中，專利權人提供了羧甲司坦片的氯化物檢驗報告，雖然該報告顯示被訴侵權產(chǎn)品羧甲司坦片中的氯化物含量小于0.04%，但是羧甲司坦是1987年就進入《廣東省藥品標準》的老藥，且現(xiàn)有證據(jù)已知，逸舒公司備案的羧甲司坦制備方法與涉案專利存在區(qū)別，區(qū)別主要在于二者的主要原料不同，以及在是否使用電解步驟方面存在不同。因此，專利權人提交的檢驗報告不足以證明逸舒公司使用了涉案專利的制造方法、被訴侵權技術方案落入涉案專利權的保護范圍。

二審法院認為，專利權人的上訴請求不能成立，應予駁回；原審判決認定事實清楚，適用法律正確，應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十條第一款第一項之規(guī)定，駁回上訴，維持原判。

關于被訴侵權技術方案是否落入涉案專利權保護范圍，本案的判斷基準是，該產(chǎn)品是否屬于專利法第六十一條所規(guī)定的新產(chǎn)品。本案中，專利權人認為羧甲司坦屬于新產(chǎn)品的理由是，其制備羧甲司坦的生產(chǎn)方法是新的，故用其生產(chǎn)方法獲得羧甲司坦屬于新產(chǎn)品。這也是專利申請中對產(chǎn)品保護范圍的一個常見誤區(qū)。

在撰寫專利申請文件時，需要注意對新產(chǎn)品的判斷，如果技術方案僅是對現(xiàn)有產(chǎn)品的制備方法進行了改進，而不改變產(chǎn)品的性質(zhì)，那么該產(chǎn)品不能被保護。

相反地，如果技術方案是一個產(chǎn)品的制備方法，而該方法的應用導致新產(chǎn)品的產(chǎn)生，那么在實際撰寫專利申請文件時，需要同時對產(chǎn)品及其制備方法進行保護，并盡可能對產(chǎn)品的性能參數(shù)進行限定。在對產(chǎn)品的性能參數(shù)（如成分、雜質(zhì)含量等）進行限定時，需要考慮該性能參數(shù)，如成分，是能夠直接采用現(xiàn)有的檢測手段進行檢測出來的。比如，在本案中，專利權人對逸舒公司生產(chǎn)的羧甲司坦片進行了檢測，從而可以認定逸舒公司生產(chǎn)的羧甲司坦片是涉案專利中的產(chǎn)品。

在專利申請文件中對產(chǎn)品進行保護時需要采取審慎的態(tài)度，盡可能對產(chǎn)品的性能參數(shù)進行詳細的限定。