我國商標(biāo)注冊制度采用的是自愿注冊為主，強制注冊為輔的原則。即除了法律、行政法規(guī)規(guī)定必須使用注冊商標(biāo)的商品（即卷煙、雪茄煙、有包裝的煙絲以及電子煙等新型煙草制品）必須申請商標(biāo)注冊外，其余情況下由商標(biāo)使用人根據(jù)實際需求自行決定。隨著知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識的提高，越來越多的經(jīng)營者重視注冊商標(biāo)的申請。申請商標(biāo)注冊是獲得商標(biāo)專用權(quán)的法定程序，益友天元律師就商標(biāo)申請的一些注意事項總結(jié)，并按照如下基本流程逐一說明：

一

確認(rèn)申請主體

根據(jù)法律規(guī)定，境內(nèi)外自然人、法人或者其他組織都可作為申請商標(biāo)注冊的主體。

如果以境內(nèi)自然人（大陸地區(qū)）作為申請主體，在辦理商標(biāo)注冊、轉(zhuǎn)讓等申請事宜時，除應(yīng)提交身份證、戶籍證明等有效身份證件的復(fù)印件外，還需提供證明其從事生產(chǎn)經(jīng)營活動的主體資格證明文件，如個體工商戶營業(yè)執(zhí)照、農(nóng)村土地承包經(jīng)營合同等。因此，如果申請人計劃以其個人名義申請商標(biāo)注冊的，應(yīng)提前完成個體工商戶的注冊或農(nóng)村土地承包經(jīng)營合同等的簽署事宜。

如果以經(jīng)營者控制的公司名義申請注冊商標(biāo)，則準(zhǔn)予注冊的商標(biāo)將成為屬于公司的無形資產(chǎn)，如發(fā)生公司注銷清算等情形，還需要將商標(biāo)轉(zhuǎn)讓至其他主體名下。

在準(zhǔn)備申請注冊商標(biāo)前，建議確定好申請主體。

二

選擇申請時機(jī)

實務(wù)中，我們常常會遇到這類情況：客戶委托我們申請注冊其已經(jīng)使用了一段時間的商標(biāo)，而后被商標(biāo)局駁回，駁回的理由是該商標(biāo)申請與在先注冊商標(biāo)近似且指定了類似的產(chǎn)品/服務(wù)名稱。

以上情形下，一方面申請人已投入了大量資源對商標(biāo)進(jìn)行推廣宣傳，建立了一定的市場信譽和品牌影響力，重新設(shè)計并推廣新商標(biāo)將帶來較大的損失；另一方面，存在著被在先注冊商標(biāo)權(quán)利人提起商標(biāo)侵權(quán)訴訟的風(fēng)險。面對這種進(jìn)退兩難的情況，有的申請人選擇了主動收購在先注冊商標(biāo)，有的申請人選擇了對在先注冊商標(biāo)發(fā)起撤銷申請。但無論選擇以上哪一種路徑，均會對申請人造成額外的負(fù)擔(dān)，且無法保證最終必然獲準(zhǔn)注冊。

為避免上述窘境，我們建議經(jīng)營者在計劃使用某件商標(biāo)的時候就立即著手啟動商標(biāo)申請，最好在商標(biāo)投放市場前做好侵權(quán)檢索并提交商標(biāo)注冊申請。同時，由于商標(biāo)標(biāo)識資源有限，商標(biāo)申請往往存在各種在先障礙，存在駁回申請的可能。故建議同時申請多件商標(biāo)，增加授權(quán)成功率，避免在產(chǎn)品市場化過程中出現(xiàn)無標(biāo)可用的狀況。

俗話說“種一棵樹，最好的時間是十年前，其次是現(xiàn)在”，對于沒有提前進(jìn)行商標(biāo)布局的經(jīng)營者，申請商標(biāo)的最佳時機(jī)就是當(dāng)下。

三

選擇商品/服務(wù)類別

獲得核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)應(yīng)當(dāng)按照其被核準(zhǔn)的商品/服務(wù)名稱規(guī)范使用，經(jīng)營者通常會參照目前或?qū)頂M經(jīng)營的商業(yè)領(lǐng)域選擇合適的類別。

實務(wù)中，我們經(jīng)常遇到這類情況：申請人已經(jīng)在某一類別獲準(zhǔn)注冊了商標(biāo)并持續(xù)使用，投入了大量的資源進(jìn)行推廣宣傳，后續(xù)因業(yè)務(wù)拓展需要增加其他注冊類別，但在此期間已有其他主體在其擬增加申請的類別進(jìn)行了注冊，有的甚至可能是惡意的搶注，其他主體注冊的商標(biāo)將給申請人在其他類別的補充申請造成阻礙。

因此，我們建議申請人根據(jù)長期業(yè)務(wù)規(guī)劃選擇商品/服務(wù)類別和具體的項目。經(jīng)營者應(yīng)立足于未來的業(yè)務(wù)規(guī)劃選擇商品/服務(wù)的類別，提前進(jìn)行商標(biāo)布局。在確認(rèn)類別后，進(jìn)一步選擇具體的商品/服務(wù)項目。

同時，我們不建議盲目地對經(jīng)營者未來沒有經(jīng)營規(guī)劃領(lǐng)域申請商標(biāo)。為了保證有限的商標(biāo)資源能夠活躍地在市場中出現(xiàn)，避免出現(xiàn)大量僵尸商標(biāo)，我國《商標(biāo)法》亦規(guī)定了對長期未使用商標(biāo)的撤銷制度（以下簡稱“撤三”）[1]，也就是說，如果經(jīng)營者盲目申請了大量商標(biāo)但長期閑置不使用，將面臨被他人提起撤三的風(fēng)險。

四

選擇商品標(biāo)志

商標(biāo)是用以識別和區(qū)分商品或者服務(wù)來源的標(biāo)志，任何能夠?qū)⒆匀蝗恕⒎ㄈ嘶蛘咂渌M織的商品與他人的商品區(qū)分開的標(biāo)志，都可以作為商標(biāo)申請注冊。申請人可以綜合以下要素選擇合適的商標(biāo)標(biāo)志。

1.?商標(biāo)標(biāo)志的形式?

序號

形式

舉例

1

文字

2

圖形

3

字母

4

數(shù)字

5

三維標(biāo)志[2]

6

顏色組合

7

聲音

8

上述要素的組合

2.?禁止作為商標(biāo)注冊的圖樣

缺乏顯著特征的標(biāo)志不得作為商標(biāo)注冊，例如：
1）僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的例如：文字“紅富士”在新鮮水果商品上不得作為商標(biāo)注冊。2）僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量或其他特點的。3）其他缺乏顯著特征的標(biāo)志（如過于簡單的線條，普通幾何圖形等）。注：在判斷商標(biāo)圖樣的顯著特征時，除了考慮圖樣（即商標(biāo)標(biāo)志本身）的含義、呼叫和外觀構(gòu)成外，還要結(jié)合指定的商品或者服務(wù)、指定商品或者服務(wù)的相關(guān)公眾的認(rèn)知習(xí)慣等進(jìn)行綜合判斷，具體可咨詢專業(yè)律師。?

3.?禁止作為商標(biāo)使用的圖樣（同樣也不得作為商標(biāo)注冊）

1）同中華人民共和國的國家名稱、國旗、國徽、國歌、軍旗、軍徽、軍歌、勛章等相同或者近似的，以及同中央國家機(jī)關(guān)的名稱、標(biāo)志、所在地特定地點的名稱或者標(biāo)志性建筑物的名稱、圖形相同的；
2）同外國的國家名稱、國旗、國徽、軍旗等相同或者近似的，但經(jīng)該國政府同意的除外；3）同政府間國際組織的名稱、旗幟、徽記等相同或者近似的，但經(jīng)該組織同意或者不易誤導(dǎo)公眾的除外；4）與表明實施控制、予以保證的官方標(biāo)志、檢驗印記相同或者近似的，但經(jīng)授權(quán)的除外；5）同“紅十字”、“紅新月”的名稱、標(biāo)志相同或者近似的；6）帶有民族歧視性的；7）帶有欺騙性，容易使公眾對商品的質(zhì)量等特點或者產(chǎn)地產(chǎn)生誤認(rèn)的；8）有害于社會主義道德風(fēng)尚或者有其他不良影響的?？h級以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國地名，不得作為商標(biāo)。但是，地名具有其他含義或者作為集體商標(biāo)、證明商標(biāo)組成部分的除外；已經(jīng)注冊的使用地名的商標(biāo)繼續(xù)有效。

如商標(biāo)的標(biāo)志以及擬申請的類別都已經(jīng)初步確定，我們建議申請人在商標(biāo)數(shù)據(jù)庫中進(jìn)行初步的檢索，檢查是否在類似商品上存在在先注冊的相同或近似商標(biāo)。如果檢索發(fā)現(xiàn)相同或明顯近似的商標(biāo)，建議修改商標(biāo)標(biāo)志，避免與在先注冊商標(biāo)發(fā)生沖突導(dǎo)致商標(biāo)申請被駁回。

五

商標(biāo)異議

商標(biāo)異議[3]階段是獲得商標(biāo)授權(quán)的最后一里路。通常，申請進(jìn)展順利的話，商標(biāo)申請人會收到商標(biāo)局的初步審定通知書，載明在3個月異議期無人提出異議的，商標(biāo)申請將會獲得授權(quán)。商標(biāo)申請人應(yīng)當(dāng)注意，此時商標(biāo)并未核準(zhǔn)注冊，申請人應(yīng)謹(jǐn)慎使用申請中的商標(biāo)，避免侵權(quán)風(fēng)險。如發(fā)生第三人提出異議的情況，也應(yīng)積極應(yīng)對。

對在先權(quán)利人、利害關(guān)系人來說，商標(biāo)異議制度是保護(hù)其商標(biāo)專用權(quán)的重要手段。商標(biāo)審查是人工處理，不可避免的會產(chǎn)生判斷失誤。反而是在先權(quán)利人、利害關(guān)系人更容易發(fā)現(xiàn)不應(yīng)被授予商標(biāo)權(quán)的理由。例如，在第31919844號“草薙家族草薙京冒菜”商標(biāo)異議案中，被異議人李興軍申請的“草薙家族草薙京冒菜”商標(biāo)被異議人日商SNK股份有限公司提出異議并獲得商標(biāo)局支持，理由是“草薙京”是異議人《拳皇》等作品中獨創(chuàng)的重要角色名稱，被異議商標(biāo)的申請注冊侵犯其享有的合法在先權(quán)益，違反了商標(biāo)法第三十二條規(guī)定。由此可見，審查員可能因其不了解《拳皇》作品，從而給與“草薙家族草薙京冒菜”商標(biāo)初步審定。

對于所有初步審定的商標(biāo)申請，商標(biāo)局會定期在官方網(wǎng)站進(jìn)行公告（http://wsgg.sbj.cnipa.gov.cn:9080/tmann/annInfoView/homePage.html）。定期關(guān)注網(wǎng)站公告可以有效幫助在先權(quán)利人、利害關(guān)系人有效監(jiān)控對自身權(quán)利可能造成損害的擬授權(quán)商標(biāo)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應(yīng)當(dāng)立即在異議期內(nèi)提出異議。

六

駁回復(fù)審

商標(biāo)申請經(jīng)歷正常的審查流程被駁回是經(jīng)常發(fā)生的，但收到駁回通知并不意味著商標(biāo)申請的終結(jié)，法律賦予了申請人尋求救濟(jì)的權(quán)利，《商標(biāo)法》規(guī)定了駁回復(fù)審程序[4]。在收到駁回通知時，如果對駁回決定不服，應(yīng)當(dāng)自收到通知之日起15日內(nèi)向商標(biāo)評審委員會申請復(fù)審。

如上文所述，商標(biāo)審查難免帶入審查員的個人主觀判斷。就駁回通知最常援引的駁回理由“與在先注冊商標(biāo)近似”而言，是否近似就是個見仁見智的事情。盡管審查員嚴(yán)格按照《商標(biāo)審查審理指南》盡量客觀地判斷是否構(gòu)成近似，但仍然會出現(xiàn)游走在近似邊緣的商標(biāo)申請被判為近似的情況。啟動申請駁回復(fù)審程序后，商標(biāo)申請將由商標(biāo)評審委員會重新作出判斷，更換后的評審機(jī)構(gòu)或許能為商標(biāo)申請帶來一絲生機(jī)。

在某些情況下，駁回復(fù)審也可以與其他申請策略組合使用。例如，可以在提起駁回復(fù)審的同時，對駁回通知中商標(biāo)局援引的引證商標(biāo)提起撤三，如果引證商標(biāo)被撤銷，則將會掃清商標(biāo)申請的障礙，商標(biāo)申請能夠獲得授權(quán)。

駁回復(fù)審是商標(biāo)申請人的一件有力武器，特別是對于申請人強烈需求獲得注冊的商標(biāo)，更需要抓住駁回復(fù)審這根救命稻草，爭取在商標(biāo)評審委員會扳回一城。

注：

[1]：《商標(biāo)法》第四十九條：……注冊商標(biāo)成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個人可以向商標(biāo)局申請撤銷該注冊商標(biāo)?！?/span>

[2]：《商標(biāo)法》第十二條：以三維標(biāo)志申請注冊商標(biāo)的，僅由商品自身的性質(zhì)產(chǎn)生的形狀、為獲得技術(shù)效果而需有的商品形狀或者使商品具有實質(zhì)性價值的形狀，不得注冊。

[3]：《商標(biāo)法》第三十三條：對初步審定公告的商標(biāo)，自公告之日起三個月內(nèi)，在先權(quán)利人、利害關(guān)系人認(rèn)為違反本法第十三條第二款和第三款、第十五條、第十六條第一款、第三十條、第三十一條、第三十二條規(guī)定的，或者任何人認(rèn)為違反本法第四條、第十條、第十一條、第十二條、第十九條第四款規(guī)定的，可以向商標(biāo)局提出異議。公告期滿無異議的，予以核準(zhǔn)注冊，發(fā)給商標(biāo)注冊證，并予公告。

[4]：《商標(biāo)法》第三十四條：對駁回申請、不予公告的商標(biāo)，商標(biāo)局應(yīng)當(dāng)書面通知商標(biāo)注冊申請人。商標(biāo)注冊申請人不服的，可以自收到通知之日起十五日內(nèi)向商標(biāo)評審委員會申請復(fù)審?！?/span>

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