前言:

專利法第三十九條的規(guī)定：發(fā)明專利申請經(jīng)實(shí)質(zhì)審查沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由的，由國務(wù)院專利行政部門作出授予發(fā)明專利權(quán)的決定，發(fā)給發(fā)明專利證書，同時(shí)予以登記和公告。對于一件發(fā)明專利申請是否能夠授權(quán)，人們關(guān)注最多的駁回理由就是專利法第二十二條規(guī)定的新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性，以及專利法第五條和第二十五條規(guī)定的不授予專利權(quán)的保護(hù)客體。而在電學(xué)領(lǐng)域，除以上之外在專利授權(quán)道路上還有一個絆腳石——專利法第2條第2款。尤其電學(xué)領(lǐng)域案件通常涉及算法、數(shù)據(jù)處理、用戶界面等，因此，近年來電學(xué)領(lǐng)域案件涉及權(quán)利要求書不符合專利法第2條第2款關(guān)于技術(shù)方案規(guī)定的審查意見通知書越來越多。

下面結(jié)合一件案例的答復(fù)過程，淺談對于專利法第2條第2款的理解，并就如何提高電學(xué)領(lǐng)域案件授權(quán)率作拋磚引玉之談。

案例介紹：

發(fā)明名稱:

一種基于統(tǒng)計(jì)熵的固廢指紋特征提取方法。

原始權(quán)利要求1:

1.一種基于統(tǒng)計(jì)熵的固廢指紋特征提取方法，其特征在于，包括：S1、選擇固體廢物的某一項(xiàng)數(shù)值型指標(biāo)，將該數(shù)值型指標(biāo)按照均等劃分為n個等級，作為n個事件；S2、將n個等級的數(shù)值型指標(biāo)值按照歸一化處理后得到概率分布數(shù)據(jù)集p(x)=(p1，p2，p3…pn)；

S3、計(jì)算該數(shù)值型指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)熵H（Pi）以及統(tǒng)計(jì)熵的最大值H（max）；

S4、依據(jù)統(tǒng)計(jì)熵以及統(tǒng)計(jì)熵的最大值，計(jì)算統(tǒng)計(jì)熵的相對率η；

S5、設(shè)定該固體廢物對應(yīng)于該數(shù)值型指標(biāo)的相對率判定值為η0，則將統(tǒng)計(jì)熵的相對率 η與判定值η0比較，根據(jù)比較結(jié)果判斷該數(shù)值型指標(biāo)是否為指紋特征。

第一次審查意見：

權(quán)利要求1中的步驟S1-S4僅涉及數(shù)據(jù)處理、統(tǒng)計(jì)熵的計(jì)算機(jī)步驟，是數(shù)學(xué)計(jì)算步驟，S5也僅是人為設(shè)定判斷規(guī)則。

因此，上述技術(shù)方案是人為設(shè)定的，一種指導(dǎo)人們判斷事物的方法，其依賴于人的主觀意志，不受自然規(guī)律的約束，并非遵循自然規(guī)律的技術(shù)手段。

其中雖然有選擇數(shù)值型指標(biāo)、判定值的設(shè)置的步驟，但數(shù)據(jù)的選擇、設(shè)置本身并不必然構(gòu)成技術(shù)手段，也沒有體現(xiàn)出使用了遵循自然規(guī)律的技術(shù)手段。因此，權(quán)利要求1要求保護(hù)的方案不屬于專利保護(hù)的客體，不符合專利法第二條第二款的規(guī)定。

答復(fù)思路：

專利法第2條第2款規(guī)定：發(fā)明，是指對產(chǎn)品、方法或者其改進(jìn)所提出的新的技術(shù)方案。

其中包含一個必要條件：發(fā)明是技術(shù)方案。

那么什么樣的方案可以稱之為技術(shù)方案？

《專利審查指南》對第二條第二款進(jìn)行了進(jìn)一步的解釋：“技術(shù)方案是對要解決的技術(shù)問題所采取的利用自然規(guī)律的技術(shù)手段的集合，技術(shù)手段通常是由技術(shù)特征來體現(xiàn)的。未采用技術(shù)手段解決技術(shù)問題以獲得符合自然規(guī)律的技術(shù)效果的方案不屬于專利法第二條第二款規(guī)定的客體”。

因此，上述案件的答復(fù)思路主要包括三個方面：

解決的問題屬于技術(shù)問題、采用了符合自然規(guī)律的技術(shù)手段、獲得了符合自然規(guī)律的技術(shù)效果。

答復(fù)過程：

1

是否解決技術(shù)問題

背景技術(shù)記載：雖然指紋分析能夠快速獲得廢物性質(zhì)的判斷，但在某些情況下會要求詳細(xì)的物理化分析結(jié)果。

因此，需要在充分了解廢物特征與數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，選擇關(guān)鍵的指紋參數(shù)。

由此可知，本申請解決的技術(shù)問題是：現(xiàn)有技術(shù)中對于關(guān)鍵指紋參數(shù)或指紋特征如何快速提取的技術(shù)難題。

而固體廢物具有諸多特征參數(shù)，例如某種物質(zhì)的含量、顏色、氣味等等，固廢中這些特征參數(shù)的特征均是其固有的特征，并不以人的意志而改變。

因此，從固廢的多個特征中提取出其具有代表性的指紋特征，屬于專利法規(guī)定的技術(shù)問題。

2

是否采用了符合自然規(guī)律的技術(shù)手段

首先，依據(jù)《現(xiàn)代漢語詞典》的解釋，自然規(guī)律是指“存在于自然界的客觀事物內(nèi)部的規(guī)律”，即物質(zhì)運(yùn)動固有的、本質(zhì)的、穩(wěn)定的聯(lián)系。

其具有不以人的意志為轉(zhuǎn)移的客觀性，不能被人改變、創(chuàng)造或消滅，但能利用。它可離開人的實(shí)踐活動而發(fā)生作用，不直接涉及階級的利益。

現(xiàn)代自然科學(xué)揭示的規(guī)律大體有兩類，即機(jī)械決定論規(guī)律和統(tǒng)計(jì)學(xué)規(guī)律。

本申請中，對于固體廢物中具有自然規(guī)律性質(zhì)的數(shù)值型指標(biāo)，進(jìn)行一系列算法計(jì)算后，得到相對率數(shù)據(jù)，并通過將其與相對率判定值比較，進(jìn)而得出該數(shù)值型指標(biāo)是否為指紋特征。

數(shù)值型指標(biāo)本身是符合自然規(guī)律的，那么無論通過何種計(jì)算方法，計(jì)算出的相對率數(shù)據(jù)也是符合自然規(guī)律的。

因此，權(quán)利要求1中的步驟S1-S4限定的相對率的計(jì)算過程，雖然屬于數(shù)學(xué)計(jì)算步驟，但其仍屬于符合自然規(guī)律的技術(shù)手段。

對于權(quán)利要求1中的S5，由于結(jié)果的判斷引入了相對率判定值這一數(shù)據(jù)，而在權(quán)利要求1中，并沒有對這一數(shù)據(jù)的確定或獲取進(jìn)行限定。

因此，審查員認(rèn)為這一數(shù)據(jù)是人為設(shè)定的。

因此，有必要在權(quán)利要求1中對于相對率判定值的確定進(jìn)行限定。

根據(jù)說明書的記載，將相對率判定值的獲取方法（已知Al2O3在鋁灰中為代表性指標(biāo)，通過步驟S1-S4計(jì)算Al2O3指標(biāo)的多個統(tǒng)計(jì)熵相對率，根據(jù)多個統(tǒng)計(jì)熵相對率確定初始相對率判定值，并進(jìn)行驗(yàn)證得到最終相對率判定值）補(bǔ)入權(quán)利要求1中。

對于修改后的S5，相對率判定值是根據(jù)已知代表性指標(biāo)多次計(jì)算驗(yàn)證得到（統(tǒng)計(jì)學(xué)規(guī)律），在代表性指標(biāo)符合自然規(guī)律的基礎(chǔ)上，相對率判定值也是符合自然規(guī)律的。雖然得出的相對率判定值本身有一定誤差，但是整體上仍然符合代表性指標(biāo)具有的自然規(guī)律，并不被人的意志所改變，更不是人憑空設(shè)定的數(shù)據(jù)。

那么最終得到該數(shù)值型指標(biāo)是否為指紋特征的結(jié)果也是符合自然規(guī)律的，權(quán)利要求1采用了符合自然規(guī)律的技術(shù)手段。

為了進(jìn)一步證明上述陳述，代理人還補(bǔ)充了一件復(fù)審成功撤駁的案例，并附上復(fù)審決定，進(jìn)一步證明：如果技術(shù)手段采用了不以人的意志為轉(zhuǎn)移的手段，反映了技術(shù)特征之間固有的內(nèi)在聯(lián)系，則該技術(shù)手段符合自然規(guī)律的技術(shù)手段。

3

是否獲得了符合自然規(guī)律的技術(shù)效果

本申請為了解決現(xiàn)有技術(shù)中對于關(guān)鍵指紋參數(shù)或指紋特征如何快速提取的技術(shù)問題，采取了符合自然規(guī)律的技術(shù)手段，進(jìn)而能夠在一定程度上快速提取出固廢的指紋特征，利于固廢的快速識別和分析。

該技術(shù)效果屬于遵循自然規(guī)律的技術(shù)效果。

經(jīng)過上述詳細(xì)的陳述和論證，一通答復(fù)之后該案獲得授權(quán)。

結(jié)論

01 答復(fù)啟示

對于專利法第2條第2款關(guān)于不授權(quán)客體的答復(fù)，關(guān)鍵點(diǎn)在于陳述權(quán)利要求涉及的方案解決了技術(shù)問題，采取了遵循自然規(guī)律的技術(shù)手段，并獲得了符合自然規(guī)律的技術(shù)效果。而只要采用了符合自然規(guī)律的技術(shù)手段，解決了技術(shù)問題，一般都能夠獲得符合自然規(guī)律的技術(shù)效果。

為了進(jìn)一步提高答復(fù)成功率，可以通過檢索庫查看同類案件的答復(fù)或復(fù)審之路，借鑒他們答復(fù)構(gòu)思，全面了解審查員、合議組對這類案件的考量重點(diǎn)，有助于完善答復(fù)思路，提高專利授權(quán)概率。

02 撰寫啟示

對于電學(xué)領(lǐng)域案件，撰寫之前，判斷發(fā)明人給出的技術(shù)問題是否為專利法規(guī)定的技術(shù)問題，采用的技術(shù)手段是否存在依賴人為意志的技術(shù)特征，如果在撰寫之前主動找出并避免這些問題的出現(xiàn)，至少在答復(fù)過程中能夠有修改依據(jù)，而不至于望洋興嘆。