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先插一個(gè)聊天記錄。今天有同行跟我交流關(guān)于無效的事情。

在無效實(shí)務(wù)中，分析了組合效果，然后檢索了證據(jù)打創(chuàng)造性是最常見的無效策略。實(shí)際上，根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，每年的專利無效策略中創(chuàng)造性理由占比也是最多的。（下圖為2021年專利無效數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)）

很多人可能會(huì)有疑問，為什么以新穎性理由無效掉的案子這么少呢。新穎性就這么不好用么，還是說大多數(shù)機(jī)構(gòu)、律所的檢索或口審論述能力很拉胯呢。

新穎性，我們知道雖然嚴(yán)格，但于審查的理論上來說，又不是特別嚴(yán)格：

“如果專利申請(qǐng)與對(duì)比文件公開的內(nèi)容相比，其權(quán)利要求所限定的技術(shù)方案與對(duì)比文件公開的技術(shù)方案實(shí)質(zhì)上相同，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)兩者的技術(shù)方案可以確定兩者能夠適用于相同的技術(shù)領(lǐng)域，解決相同的技術(shù)問題，并具有相同的預(yù)期效果，則認(rèn)為兩者為同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型?！?/p>

“如果要求保護(hù)的發(fā)明或者實(shí)用新型與對(duì)比文件所公開的技術(shù)內(nèi)容完全相同，或者僅僅是簡單的文字變換，則該發(fā)明或者實(shí)用新型不具備新穎性。”

“如果要求保護(hù)的發(fā)明或者實(shí)用新型與對(duì)比文件的區(qū)別僅僅是所屬技術(shù)領(lǐng)域的慣用手段的直接置換，則該發(fā)明或者實(shí)用新型不具備新穎性?！?/p>

就是說可能并不是嚴(yán)格的字面公開了新穎性四要素，但滿足以上條件的，也可認(rèn)為不具備新穎性。

注意，不管審查時(shí)候如何，以上幾條對(duì)于無效實(shí)務(wù)來說，也就是個(gè)“理論上”。

實(shí)際上，但凡有點(diǎn)區(qū)別，新穎性的理由就很難靠得住。通常來說不會(huì)把有區(qū)別的文件作為新穎性對(duì)比文件，或者說即便是拿來作為新穎性對(duì)比文件，也只是一個(gè)輔助，主要策略仍然是創(chuàng)造性。原因很簡單，專利權(quán)人也是會(huì)爭辯的。

那么繞回來說創(chuàng)造性。實(shí)務(wù)中只要是創(chuàng)造性的理由，就必然是基于分析的組合效果，專利權(quán)人的爭辯也是會(huì)針對(duì)這一點(diǎn)。經(jīng)?？赡軤庌q的點(diǎn)就像這位同行說的，“主張技術(shù)特征共同組成一個(gè)完整的技術(shù)方案，從而實(shí)現(xiàn)技術(shù)效果”。以此論述說，請(qǐng)求人將有組合效果的技術(shù)特征割裂了。極限時(shí)，可能會(huì)論述所有技術(shù)特征間都有組合效果。這要從幾個(gè)方面去看。

1.檢索前的分析是否到位

如果組合效果的分析不到位，遺漏了，那么專利權(quán)人的爭辯被支持也是正常的，只能檢討自己的問題。

2.效果是否能合理推出

如果從說明書中的內(nèi)容不管是字面上還是合理分析層面上都沒法推出的效果，八竿子打不著的倆特征給人說成了有組合效果，結(jié)果得到了合議組的支持，那會(huì)很難辦。假如打第二次，檢索難度加倍。

于是很多跟我交流過的律師、代理師，他們會(huì)因?yàn)榈诙c(diǎn)的親身經(jīng)歷，希望每一次的檢索證據(jù)都能最好是新穎性的證據(jù)，但凡需要?jiǎng)?chuàng)造性組合，就會(huì)覺得很別扭。

追求證據(jù)的強(qiáng)度固然是沒錯(cuò)的，但因?yàn)槟承┌缸拥奶厥馇闆r，就認(rèn)為所有案子都應(yīng)該這樣篩選證據(jù)及證據(jù)組合，這樣會(huì)主動(dòng)放棄很多實(shí)際可用的無效策略。要知道特殊情況并不能代表一種趨勢或者默認(rèn)的無效傾向。更何況，根據(jù)個(gè)案無效情況的分析，也許問題還是主要出在自己身上。

把合理的策略都拿出來，然后希望合議組能公平公正，這已經(jīng)是能做到的極限了。

那么專利權(quán)人對(duì)組合效果的爭辯對(duì)無效檢索有什么影響。

我認(rèn)為是沒什么影響。該怎么檢索就怎么檢索。本文主要是想說說我的經(jīng)驗(yàn)和看法：我打贏的這些無效中，專利權(quán)人經(jīng)常也這么去干，但只要自己一開始的組合效果的分析到位、證據(jù)也到位，合議組大多時(shí)候是講理的。

我經(jīng)歷過合議組偏向特別明顯的情況，甚至于說為專利權(quán)人寫小作文，一度也氣不過，但不能因?yàn)閭€(gè)案亂了自己的分寸，事情該怎么辦還是怎么辦。一旦受某些案子的影響太深，會(huì)發(fā)現(xiàn)自己做不了幾個(gè)。畢竟哪有那么多能以新穎性理由打掉的案子。

反而是可以思考一下每年的無效統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。九成以上創(chuàng)造性理由，這不是沒有道理的。

很多檢索書或者教學(xué)視頻會(huì)告訴我們，先全要素組合檢索，嘗試檢索新穎性，然后檢索創(chuàng)造性。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以及我的實(shí)際無效檢索經(jīng)驗(yàn)，大可不必進(jìn)行全要素組合檢索，直接上手創(chuàng)造性檢索即可。直接把握成功率更高的部分豈不是更好。沒必要在新穎性這塊強(qiáng)碰運(yùn)氣。實(shí)務(wù)中真沒那么多時(shí)間來碰運(yùn)氣。

而且仔細(xì)想想，新穎性證據(jù)如果真的存在，不也是會(huì)出現(xiàn)在針對(duì)創(chuàng)造性的檢索式中么。

實(shí)務(wù)中我也不要求進(jìn)行抵觸申請(qǐng)的檢索。一方面是因?yàn)樾路f性理由在無效中的嚴(yán)格程度，另一方面是因?yàn)楹虾醯钟|申請(qǐng)條件的對(duì)比文件一旦在新穎性這塊站不住腳，那么也沒法用作創(chuàng)造性的組合證據(jù)。簡單地說，一方面要花時(shí)間碰運(yùn)氣，另一方面，也就只能是碰個(gè)運(yùn)氣。

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黑娃

許利民，思博論壇/知乎ID“黑娃”

1）景毅檢索分析團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人、思博論壇版主；

2）檢索分析師、知識(shí)產(chǎn)權(quán)師；

3）機(jī)械、管理雙學(xué)歷；

4）擅長無效檢索、侵權(quán)檢索、商業(yè)秘密非公知性檢索、穩(wěn)定性檢索、公眾意見檢索、查新檢索，有豐富的涉訴無效檢索經(jīng)驗(yàn)，積累了許多全部無效案例；

5）有對(duì)企業(yè)、代理機(jī)構(gòu)及高校的專利檢索培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)；

6）已經(jīng)手包括化工機(jī)械、醫(yī)療器械、芯片封裝、新能源、通信、電商產(chǎn)品、注塑機(jī)械等在內(nèi)的許多領(lǐng)域?qū)＠麢z索。