同一件專利可以同時申請發(fā)明和實用新型專利嗎
(1)同日申請保護(hù)范圍不同的“一案兩報”申請策略
在本策略下,可以對一件產(chǎn)品技術(shù)方案撰寫權(quán)利要求書保護(hù)范圍不同的發(fā)明專利申請和實用新型專利申請并進(jìn)行同日遞交,遞交的同時須不進(jìn)行同日申請的聲明來避免國知局對發(fā)明專利申請的延后審查。
由于該發(fā)明專利申請和實用新型專利申請的保護(hù)范圍不相同,因此遞交的兩件專利申請并不屬于法九條規(guī)定的同樣的發(fā)明創(chuàng)造;又由于二者的申請日是同一天,因此較早授權(quán)公開的實用新型專利也不會構(gòu)成發(fā)明專利申請的現(xiàn)有技術(shù)或抵觸申請,由此能夠規(guī)避《專利法》第22條中三性的問題;并且,由于二者具有不同的保護(hù)范圍,如果發(fā)明專利申請能夠獲得授權(quán),申請人也無需放棄實用新型專利權(quán)。
但是,本策略存在兩個需要關(guān)注的問題:其一是,二者保護(hù)范圍的區(qū)別化如何處理?筆者認(rèn)為優(yōu)選的方式是使發(fā)明專利申請的保護(hù)范圍略大于實用新型專利申請的保護(hù)范圍,如此可以較好地增強(qiáng)通常會直接授權(quán)的實用新型專利的穩(wěn)定性;而且,還可以考慮在實用新型專利申請的獨立權(quán)利要求中記載至少一個發(fā)明專利申請中沒有記載且不會明顯縮小實用新型保護(hù)范圍的技術(shù)特征,盡可能避免發(fā)明專利申請修改后的權(quán)利要求可能與實用新型專利具有相同保護(hù)范圍而無法通過法九條來解決的問題。
其二是,國知局會不會對此同樣認(rèn)定為屬于變型的“一案兩報”而同樣采取延后發(fā)明專利申請審查的處理方式?對于該問題,可能就需要一些實操經(jīng)驗或者官方解釋來解答了。
(2)不同日申請保護(hù)范圍不同的“一案兩報”申請策略
根據(jù)《專利法》第34條的規(guī)定,國務(wù)院專利行政部門收到發(fā)明專利申請后,經(jīng)初步審查認(rèn)為符合本法要求的,自申請日起滿18個月即行公布。
而發(fā)明專利申請在公布之后才能進(jìn)入實審并獲得審查結(jié)果,可見我國發(fā)明采取的是早期公開延遲審查的審查制度。為了盡早獲得發(fā)明專利申請的審查結(jié)果,申請人可以提交提前公開的請求。對于要求提前公開的發(fā)明專利申請,該申請經(jīng)初步審查合格后即可進(jìn)入公開程序,一般自申請日起4-10個月即可公布。