道方圖說 | 注冊商標(biāo)糾紛在同類或類似商品上能否主張認(rèn)馳？ 原創(chuàng) Funto Law 道方圖說 2023-02-21 20:30 發(fā)表于廣東收錄于合集#實(shí)務(wù)干貨214個

最近手頭上在處理一個商標(biāo)侵權(quán)的案件，對方在絞肉機(jī)、電煮鍋等多款產(chǎn)品上使用與我方當(dāng)事人近似的商標(biāo)，主辦律師制定的策略是進(jìn)行商標(biāo)認(rèn)馳。當(dāng)我沉下心研究案件時發(fā)現(xiàn)一個有意思的點(diǎn)，一般我們主張商標(biāo)認(rèn)馳的案件中，都是進(jìn)行跨類保護(hù)，而在本案中，我方在第11類電熱壺、第7類廚房用電動機(jī)器等上注冊了商標(biāo)，而對方同時也在該類上注冊商標(biāo)，且注冊使用的商品與我方在功能、用途、銷售途徑上均有較高重合處，構(gòu)成同類或類似商品。隨之問題來了，對于兩注冊商標(biāo)之間的糾紛，在同類或類似商品上能否主張馳名商標(biāo)獲得保護(hù)？

目前立法上關(guān)于馳名商標(biāo)保護(hù)的核心法條是商標(biāo)法第十三條規(guī)定，其中該條第二款、第三款列舉了馳名商標(biāo)保護(hù)的兩種情形：一是針對在相同或類似商品

道方圖說 | 注冊商標(biāo)糾紛在同類或類似商品上能否主張認(rèn)馳？

原創(chuàng)?Funto Law?道方圖說?2023-02-21 20:30?發(fā)表于廣東

上侵害未在我國注冊的馳名商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)，二是針對在不相同或不類似商品上侵害已在我國注冊的馳名商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)。而對于相同或類似商品上復(fù)制、摹仿或翻譯他人已注冊馳名商標(biāo)權(quán)的行為，法律卻并未明晰，此時就需要用到“當(dāng)然解釋”這一解釋方法。“當(dāng)然解釋有兩種形態(tài)：就某種行為是否被允許而言，采取的是舉重以明輕的判斷……舉重以明輕，是從重的、大的方面向輕的、小的方面推論?！盵1] 據(jù)此，對于在不相同、不類似商品上侵害已注冊馳名商標(biāo)權(quán)的侵權(quán)行為，尚且能主張馳名商標(biāo)利益而請求法院不予注冊并禁止使用，對于在相同及類似商品上侵權(quán)這一主觀惡意更為明顯、侵權(quán)情節(jié)更為嚴(yán)重的行為，更應(yīng)該能通過認(rèn)定馳名商標(biāo)而直接獲得保護(hù)。至于《馳名商標(biāo)司法解釋》中的第十一條顯然是承繼了商標(biāo)法第十三條的核心要義，并在此基礎(chǔ)上做出更清晰的規(guī)定，即對于注冊商標(biāo)之間的侵權(quán)糾紛，一方主張認(rèn)定馳名商標(biāo)，且另一方商標(biāo)存在“復(fù)制、摹仿或者翻譯”該馳名商標(biāo)的情形（即使兩商標(biāo)核定在同類或類似商品上），則當(dāng)事人可以直接向法院主張禁用該商標(biāo)，除非被訴侵權(quán)商標(biāo)自商標(biāo)注冊之日起已過5年，或者該商標(biāo)注冊申請時原告的商標(biāo)并不馳名。 到這里，問題似乎就已經(jīng)順利解決了。但對于在同類或類似商品上認(rèn)馳這一沒有明文規(guī)定的事項(xiàng)，除了對法條進(jìn)行字面解釋以及從既有的法條進(jìn)行推理獲得結(jié)論，還需要追尋、探究馳名商標(biāo)制度本身的立法目的和意圖，從而在根本上更深入、全面地理解制度的動機(jī)及核驗(yàn)解釋的正確性。02馳名商標(biāo)制度探析回顧商標(biāo)法的產(chǎn)生和發(fā)展進(jìn)程，現(xiàn)代意義上的商標(biāo)法律制度是在19世紀(jì)初的歐美國家建立起來的。隨著商品經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，商標(biāo)成為識別商品或服務(wù)來源、承載企業(yè)商譽(yù)的重要工具，在降低消費(fèi)者對商品的溯源成本以及激勵企業(yè)提高商品或服務(wù)品質(zhì)上起著十分重要的作用?！盎诰S護(hù)商標(biāo)識別（區(qū)分）功能的需要，傳統(tǒng)商標(biāo)侵權(quán)理論是以商標(biāo)混淆理論為基礎(chǔ)來構(gòu)建的，即保護(hù)商品或服務(wù)提供者凝聚在商標(biāo)中的商譽(yù)免受不公平利用的損害，以及保護(hù)消費(fèi)者不受誤導(dǎo)”[2]，即“混淆”的重點(diǎn)是對于一般的消費(fèi)者而言，不會對在后商標(biāo)上的商品或服務(wù)來源于在先商標(biāo)的所有人產(chǎn)生誤認(rèn)。而混淆之所以產(chǎn)生，一方面在于兩標(biāo)識的類似，另一方面在于其所使用的商品或服務(wù)類似。因此，根據(jù)商標(biāo)權(quán)侵權(quán)的混淆理論，未經(jīng)商標(biāo)權(quán)人的許可或者其他法定免責(zé)事由的情形下，在相同或近似商品或服務(wù)上，使用與他人相同或近似的商標(biāo)，導(dǎo)致消費(fèi)者產(chǎn)生混淆的行為，即構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。[3] 由于某些企業(yè)推出的高質(zhì)量的商品和服務(wù)受到越來越多消費(fèi)者的歡迎，該商品或服務(wù)的商標(biāo)被更廣泛的大眾所熟知，在公眾中的信賴力和吸引力也越來越高。與此同時，商標(biāo)侵權(quán)的方式也更為隱蔽和多樣。一些侵權(quán)者會利用法律的空子，在非競爭品上使用與知名商標(biāo)相同或近似的標(biāo)識，在規(guī)避法律追責(zé)的同時借用知名商標(biāo)的名聲和影響力促銷商品，達(dá)到獲利的目的。在此情形下，馳名商標(biāo)的概念及保護(hù)制度就誕生了。1911年在《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》的修改大會上，法國首先提出了這一問題，旨在解決在只有注冊才能獲得商標(biāo)權(quán)的國家中對于未注冊馳名商標(biāo)的侵權(quán)問題，并隨后在《巴黎公約》上以法律的形式確定了對未注冊馳名商標(biāo)的保護(hù)。而1924年德國的“Odol”案則首次將馳名商標(biāo)的保護(hù)范圍擴(kuò)大至不類似商品上，明確提出了商標(biāo)淡化的概念，[4]也即防止他人即使在不相同或類似的商品或服務(wù)上對商標(biāo)的使用削弱該商標(biāo)市場價值的顯著性。我國于1985加入《巴黎公約》，“馳名商標(biāo)”的概念也最早源自該公約，對于馳名商標(biāo)保護(hù)制度的設(shè)計也深受該公約及《TRIPS協(xié)定》的影響。[5] 由此，從整個商標(biāo)法的起源脈絡(luò)可知，馳名商標(biāo)是在商標(biāo)法保護(hù)制度的基礎(chǔ)上對其特殊、加強(qiáng)的保護(hù)，保護(hù)的范圍也從一開始與普通商標(biāo)一樣的相同或近似類別擴(kuò)大到跨類保護(hù)，旨對應(yīng)馳名商標(biāo)更高的市場價值和市場聲譽(yù)施以更強(qiáng)的保護(hù)力度。相對應(yīng)，若像某些觀點(diǎn)所說，認(rèn)為對于同類或類似商品上的注冊商標(biāo)糾紛，不能通過商標(biāo)認(rèn)馳進(jìn)行保護(hù)，也即該侵權(quán)類型落入在核定商品相同或近似的普通注冊商標(biāo)侵權(quán)糾紛中，無需通過認(rèn)定馳名商標(biāo)即可進(jìn)行保護(hù)，“已注冊馳名商標(biāo)制度本身出現(xiàn)的目的就是為了解決商標(biāo)權(quán)的跨類別保護(hù)問題，而非針對相同或類似商品上的商標(biāo)權(quán)保護(hù)”[6]，則對馳名商標(biāo)的保護(hù)方式和力度與普通商標(biāo)無異，那么立法上對馳名商標(biāo)的突出保護(hù)將何從體現(xiàn)？ 另一方面，根據(jù)我國目前商標(biāo)法的相關(guān)規(guī)定，普通注冊商標(biāo)之間的侵權(quán)糾紛需要先向有關(guān)行政機(jī)關(guān)申請解決，但往往行政途徑周期較長。以我方代理的案件為例，各被告在線上開設(shè)網(wǎng)店銷售其生產(chǎn)的侵害原告商標(biāo)權(quán)的產(chǎn)品，銷量已經(jīng)高達(dá)1.7億，若先通過行政程序進(jìn)行維權(quán)，歷經(jīng)兩到三年甚至更長的時間，到那時對原告方造成的損失將無法估量！因此，對具有較高知名度的商標(biāo)進(jìn)行同類或類似商品上的認(rèn)馳，突破“先行政再民事”的制度，直接向法院主張禁止該商標(biāo)的使用，可以為馳名商標(biāo)提供更有效和有力的保護(hù)，并與馳名商標(biāo)強(qiáng)保護(hù)的立法本意一脈相承！03司法案例查找經(jīng)檢索，無論是行政還是司法實(shí)踐也早已有在同類或類似商品上認(rèn)定馳名商標(biāo)的做法。（一）（2016）最高法行再12號：寶潔公司與國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會、汕頭市威仕達(dá)化妝品有限公司商標(biāo)爭議行政糾紛再審案爭議商標(biāo)第3475589號“威仕達(dá)玉蘭”商標(biāo)，核定使用在第3類護(hù)發(fā)素、花露水、去污劑、鞋油、研磨膏、化妝品用香料、洗衣劑、牙膏、芳香袋（干花瓣與香料的混合物）、動物用化妝品等商品上；引證商標(biāo)一第380392號“玉蘭”商標(biāo)，核定使用在第3類雪花膏等商品上；引證商標(biāo)二第1684381號“玉蘭油”商標(biāo)，核定使用在第3類化妝品等商品上。 最高人民法院認(rèn)為，商標(biāo)法第十三條的規(guī)定旨在給予馳名商標(biāo)較之于一般注冊商標(biāo)更強(qiáng)的保護(hù)，一般注冊商標(biāo)權(quán)利人享有專用權(quán)以及禁止他人在相同或者類似商品上使用相同或者近似商標(biāo)的權(quán)利，馳名商標(biāo)權(quán)利人除享有上述權(quán)利外，還享有禁止他人在不相同或者不相類似商品上使用相同或者近似馳名商標(biāo)的權(quán)利。因此，雖然商標(biāo)法第十三條第二款僅規(guī)定了對“不相同或者不相類似商品申請注冊的商標(biāo)是復(fù)制、摹仿或者翻譯他人已經(jīng)在中國注冊的馳名商標(biāo)”之行為予以禁止，根據(jù)商標(biāo)法對馳名商標(biāo)強(qiáng)保護(hù)的立法本意，在“相同或者類似商品”上復(fù)制、摹仿、翻譯他人已經(jīng)在中國注冊的馳名商標(biāo)申請注冊商標(biāo)的行為，亦屬該條所調(diào)整的對象。（二）（2017）京民終413號：蘭西佳聯(lián)迪爾油脂化工有限公司、約翰迪爾（丹東）石油化工有限公司等與約翰迪爾（中國）投資有限公司、迪爾公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案原告在7類農(nóng)業(yè)機(jī)械等商品及第12類拖拉機(jī)等商品上注冊商標(biāo)“JOHNDEERE”“約翰·迪爾”，被控標(biāo)識為在第4類工業(yè)用油等商品上注冊的“佳聯(lián)迪爾”商標(biāo)，且第4類工業(yè)用油等商品與第7類農(nóng)業(yè)機(jī)械等商品及第12類拖拉機(jī)等商品構(gòu)成類似商品。 北京市高級人民法院認(rèn)為，雖然2001年商標(biāo)法第十三條第二款及2013年商標(biāo)法第十三條第三款規(guī)定的字面解釋均是對在中國已經(jīng)注冊的馳名商標(biāo)給予不相同或者不相類似商品上的保護(hù)，但是基于法律規(guī)定的“舉重以明輕”的原則，從目的解釋的視角，顯然與已經(jīng)注冊的馳名商標(biāo)核定使用商品構(gòu)成相同或者類似商標(biāo)的近似商標(biāo)，亦應(yīng)當(dāng)納入到馳名商標(biāo)保護(hù)的范疇中?！谝环N情形為當(dāng)被控侵權(quán)主體使用的商標(biāo)系經(jīng)依法核準(zhǔn)注冊，并在其核定使用商品范圍內(nèi)規(guī)范進(jìn)行的使用，即注冊商標(biāo)專用權(quán)之間產(chǎn)生的權(quán)利沖突，此時因上述法律中已經(jīng)存在具體禁止性規(guī)定，基于誠實(shí)信用的商業(yè)經(jīng)營道德，即使他人使用的為已經(jīng)獲準(zhǔn)注冊的商標(biāo)，但是由于馳名商標(biāo)更高、更強(qiáng)、更寬保護(hù)范圍與程度的考量，此時只要不超過商標(biāo)法所規(guī)定撤銷期限及被控侵權(quán)人的注冊商標(biāo)申請時，在先要求保護(hù)的商標(biāo)已經(jīng)構(gòu)成馳名，此時人民法院可以據(jù)此解決不同注冊商標(biāo)之間的權(quán)利沖突問題，并根據(jù)在案情況認(rèn)定是否構(gòu)成馳名。（三）（2020）京民終194號：愛慕股份有限公司與廣東艾慕內(nèi)衣有限公司侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛案原告在第25類服裝、內(nèi)衣等上注冊“愛慕AIMER”“愛慕”“Aimer”商標(biāo)，被控侵權(quán)標(biāo)識同樣為25類服裝等上的“AiMU艾慕”“Aimu艾慕”商標(biāo)。 北京市高級人民法院認(rèn)為，雖然廣東艾慕公司在本案中對于被訴“AiMU艾慕”“AIMU艾慕”標(biāo)志的使用，可以視為其依據(jù)商標(biāo)注冊人周緒澤的許可對第20108717號“AiMU艾慕”注冊商標(biāo)在核定使用商品上的使用，但如果第20108717號商標(biāo)的注冊違反商標(biāo)法第十三條的規(guī)定，構(gòu)成對愛慕股份公司馳名商標(biāo)的復(fù)制、摹仿或者翻譯，則法院仍有權(quán)對此進(jìn)行審理，除非愛慕股份公司主張權(quán)利時第20108717號商標(biāo)核準(zhǔn)注冊時間已超過5年，或者在第20108717號商標(biāo)申請時，愛慕股份公司主張馳名的商標(biāo)并未達(dá)到馳名程度。04適用性分析前述部分，從法律法規(guī)到制度目的再到司法實(shí)踐，已證明對于兩注冊商標(biāo)糾紛在同類或近似商品上認(rèn)定馳名商標(biāo)是可行且已在實(shí)行的路徑。問題是，落實(shí)到每個案件中，“可以做”并不等于“必須做”。尤其是對于認(rèn)定馳名商標(biāo)的案件，往往需要搜集整理并向法院提交大量的知名度證據(jù)，法院審理過程中也要逐一核實(shí)認(rèn)定每項(xiàng)證據(jù)，從而做出是否馳名的判定，對于當(dāng)事人、代理律師及法官來說，認(rèn)馳都意味著增加工作量，進(jìn)而加重司法負(fù)擔(dān)。因此，何種條件下需要認(rèn)定馳名商標(biāo)？ 馳名商標(biāo)司法解釋第二條中規(guī)定，“當(dāng)事人以商標(biāo)馳名作為事實(shí)根據(jù)，人民法院根據(jù)案件具體情況，認(rèn)為確有必要的，對所涉商標(biāo)是否馳名作出認(rèn)定”，這就是我們一般所說的馳名商標(biāo)按需認(rèn)定原則。然而該條并沒有具體規(guī)定何為“需”，即適用認(rèn)定馳名商標(biāo)的具體情形?！榜Y名商標(biāo)認(rèn)定應(yīng)當(dāng)是因‘處理案件’所需”[7]，結(jié)合前文所述及工作中的經(jīng)驗(yàn)體會，具體辦理案件時對于在同類或類似商品上的注冊商標(biāo)糾紛主張馳名商標(biāo)的情形如下：（一）及時止損如前文提及，對于注冊商標(biāo)之間的糾紛，在同類或類似商品上認(rèn)馳最大的優(yōu)勢莫過于可以略過行政無效申請的前置路徑，直接向法院提起民事侵權(quán)之訴，達(dá)到禁止侵權(quán)商標(biāo)使用的效果。若我方商標(biāo)已達(dá)到馳名的狀態(tài)，包括但不限于具有較高的市場聲譽(yù)、曾被作為馳名商標(biāo)受保護(hù)的記錄等，此時雖然之前沒有向商標(biāo)局提起商標(biāo)無效宣告申請或者已提起無效宣告在作出裁定之前，但為了更快地達(dá)到制止侵權(quán)、防止損失擴(kuò)大的效果，可以直接向法院提起侵權(quán)訴訟，要求法院禁用相關(guān)侵權(quán)商標(biāo)。（二）獲取更高賠償數(shù)額在商標(biāo)侵權(quán)案件中，由于被侵權(quán)所遭受的損失及侵權(quán)所獲得利益往往難以確定，因此法定賠償成為法官認(rèn)定侵權(quán)賠償額最常見的方式。而在法定賠償中，商標(biāo)知名度是其中一個重要的參考因素。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋（2020修正）》第十條，“判斷商標(biāo)是否近似，應(yīng)當(dāng)考慮請求保護(hù)注冊商標(biāo)的顯著性和知名度”，當(dāng)所主張的商標(biāo)被認(rèn)定為馳名，法官在判賠的時候往往會考慮到被侵權(quán)商標(biāo)較高的知名度和市場聲譽(yù)，施以更高的懲罰力度。結(jié)論綜上所述，以“舉重以明輕”的法律解釋方法以及結(jié)合馳名商標(biāo)強(qiáng)保護(hù)的立法旨意，對于核定注冊在同類或類似商品上的商標(biāo)侵權(quán)糾紛，在一方商標(biāo)達(dá)到馳名的程度時，是可以主張認(rèn)定馳名商標(biāo)直接向法院起訴予以維權(quán)，從而達(dá)到及時止損、獲取更高經(jīng)濟(jì)賠償?shù)哪康摹Ｓ谑?，回歸到具體案件中，維權(quán)的商標(biāo)是否達(dá)到馳名狀態(tài)，以及如何組織證據(jù)材料向法院證明達(dá)到馳名狀態(tài)，就成為一大關(guān)鍵，具體可參考道方圖說往期文章《道方圖說 | 如何準(zhǔn)確把握馳名商標(biāo)認(rèn)定的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)？》 注： [1]張明楷.刑法學(xué)中的當(dāng)然解釋[J].現(xiàn)代法學(xué),2012,34(04):3-17.[2]祝建軍：《馳名商標(biāo)認(rèn)定與保護(hù)的規(guī)制》，法律出版社2011年版，第5頁。 [3]王遷：《知識產(chǎn)權(quán)法教程》，中國人民大學(xué)出版社2019年版，第502頁。 [4]陳賢凱.馳名商標(biāo)淡化的科學(xué)測度——調(diào)查實(shí)驗(yàn)在司法中的運(yùn)用[J].知識產(chǎn)權(quán),2018(02):31-41. [5]王蓮峰,曾濤.國際視角下我國未注冊馳名商標(biāo)保護(hù)制度的完善[J].知識產(chǎn)權(quán),2021(03):54-68. [6]韓映輝、屈小春、金瀟.類似商品上兩注冊商標(biāo)糾紛中認(rèn)定馳名商標(biāo)的必要性研究.知產(chǎn)力,2021.7.5.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 深圳始舞管理咨詢有限公司服務(wù)范圍 :國內(nèi)外商標(biāo)注冊、國內(nèi)外商標(biāo)買賣，國內(nèi)外商標(biāo)異議、國內(nèi)外爭議申請、駁回復(fù)審、異議復(fù)審、爭議復(fù)審，及相關(guān)答辯，國內(nèi)外專利申請，國內(nèi)外公司申請，國內(nèi)外版權(quán)登記等，擅長商標(biāo)行政訴訟，商標(biāo)侵權(quán)訴訟、亞馬遜侵權(quán)，版權(quán)侵權(quán)訴訟等訴訟案件。

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