揭秘一個新職業(yè)——專利劫匪
近年來，隨著中國公司產(chǎn)品出口至海外的增加以及跨境電商的火爆，中小企業(yè)在海外市場獲得了廣闊的發(fā)展空間。
然而在這個過程中，竟然出現(xiàn)了一種新的職業(yè)——專利劫匪。
今天我們就來好好聊聊專利劫匪的作案手法和防范措施。
專利劫匪與NPE大不相同
很多人都聽過NPE公司（Non-Practicing Entity，非實(shí)施實(shí)體），NPE公司本身不制造專利產(chǎn)品或提供專利服務(wù)，而是基于研發(fā)成果獲取專利權(quán)或從其他主體購買專利的所有權(quán)或使用權(quán)，然后通過專利訴訟賺取巨額利潤。
比如，大名鼎鼎的InterDigtial公司就是典型的NPE公司。InterDigtial創(chuàng)立于1972年，縱橫江湖已有半個世紀(jì)，全程見證參與全球移動通信從1G走向5G。
InterDigtial不生成硬件，但擁有包含2萬8千余件專利的資產(chǎn)組合。在過去十年間，Interdigital靠著這些專利曾與蘋果、三星、聯(lián)想、華為、中興、小米、OPPO、OnePlus和realme等公司對簿公堂，年營收平均數(shù)高達(dá)4.26億美元。
雖然，NPE公司的名聲并不好，常被稱為是“專利流氓”或“專利蟑螂”。但不可否認(rèn)的是，NPE公司也一直是科技行業(yè)的有力組成部分，偶爾還會被譽(yù)為“科技潤滑劑”，對溝通產(chǎn)學(xué)研，對技術(shù)的擴(kuò)散具有不可估量的作用。
我們今天要說的專利劫匪，與NPE公司不能說是沒有什么關(guān)系，而是應(yīng)該說完全沒有關(guān)系。
所以，筆者專門為其起了個新名字——專利劫匪，以避免大家將兩者混為一談。
專利劫匪的作案手法概述
專利劫匪在作案手法主要是：
先以不正當(dāng)?shù)氖侄卧?/span>海外取得專利權(quán)，再用平臺投訴機(jī)制或者海外法律機(jī)制，發(fā)起“維權(quán)”。
專利劫匪獲利的原理主要是：
依賴于海外專利訴訟周期長、成本高、即使案件成功也無法收回律師費(fèi)等特點(diǎn)，使目標(biāo)公司自愿放棄尋求法律救濟(jì)，從而賺取高額和解費(fèi)。
專利劫匪選擇在海外獲取專利權(quán)的原因
一方面，是因?yàn)樵谏衔摹皩＠俜双@利的原理”中提到，專利劫匪依賴的就是海外專利訴訟成本高的特點(diǎn)。
另一方面，則是因?yàn)閲鴥?nèi)專利制度的升級完善，對無實(shí)體業(yè)務(wù)專利維權(quán)形成了很大的制約，在國內(nèi)進(jìn)行類似的專利索賠很容易觸碰法律紅線。
比如，2020年修改后的中國專利法在第20條規(guī)定了“不得濫用專利權(quán)損害公共利益或者他人合法權(quán)益”。
所以，專利劫匪通常會選擇在海外取得專利權(quán)。
其中，美國和歐洲是最主要的專利申請地區(qū)。之所以這兩個地區(qū)最多，原因主要包括：
一是美國和歐洲的中國賣家較多，出口商品也最多。
二是部分類型的專利申請較中國更容易授權(quán)。比如，美國發(fā)明的授權(quán)率稍高；比如歐盟外觀設(shè)計(jì)專利無需實(shí)質(zhì)審查，一般提交后均能注冊成功等等。
三是專利無效成本較高。以外觀設(shè)計(jì)專利為例，無效歐盟外觀設(shè)計(jì)專利的最低成本4萬；無效美國、日本外觀設(shè)計(jì)專利的最低成本12萬。
專利劫匪獲取專利權(quán)的手段不正當(dāng)
這是專利劫匪和NPE公司的一個主要區(qū)別：NPE公司的專利來源大多數(shù)是正當(dāng)?shù)模瑹o論是自己進(jìn)行技術(shù)研發(fā)還是從其他企業(yè)、機(jī)構(gòu)或個人手中購買專利，都是非常合理的權(quán)利來源。而專利劫匪則不然，其通常通過以下三種偷雞摸狗的方式獲取專利。
方式一：專利撿漏申請
比如，很多專利劫匪會購買目標(biāo)公司的產(chǎn)品進(jìn)行拆解分析，確定該產(chǎn)品的哪些部分還沒有申請專利，進(jìn)而進(jìn)行專利撿漏。
例如，甲公司為自己的產(chǎn)品申請了外觀設(shè)計(jì)專利，但內(nèi)部結(jié)構(gòu)沒申請專利；則專利劫匪可能會就內(nèi)部結(jié)構(gòu)在海外申請發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠?/span>或者，乙公司為自己的產(chǎn)品的內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請了發(fā)明專利，但對于產(chǎn)品的外形和配色等沒有申請專利；則專利劫匪可能會就外形和配色等在海外申請外觀設(shè)計(jì)專利。
又例如，丙公司對自己的產(chǎn)品的A部件和B部件分別申請了發(fā)明專利，但對于A部件和B部件之間的相互關(guān)系以及C部件等沒有申請專利。則專利劫匪可能會就A部件和B部件之間的相互關(guān)系以及C部件等在海外申請發(fā)明或者實(shí)用新型專利。
方式二，對僅在中國申請專利的產(chǎn)品在海外補(bǔ)充申請專利
比如，有些公司有一定的專利意識，會主動在中國為自己的產(chǎn)品申請專利，但由于成本等原因，不在海外申請專利。此時，專利劫匪可能會直接將目標(biāo)公司已經(jīng)公開的中國專利申請，進(jìn)行“洗稿”處理之后，在海外再次進(jìn)行專利申請。
雖然，各個國家的專利局的檢索系統(tǒng)收錄的數(shù)據(jù)都非常齊全，但實(shí)際上歐美國家的審查員在專利審查過程中，還是習(xí)慣于引用英文專利，較少引用中文專利。
所以，此類重復(fù)專利申請雖然授權(quán)率不高，但還是給專利劫匪留下了專利授權(quán)鉆空子的機(jī)會。
方式三，在國內(nèi)申請專利的基礎(chǔ)上進(jìn)行“微創(chuàng)新”
專利劫匪還常采用的一種方式是在國內(nèi)申請專利的基礎(chǔ)上進(jìn)行“微創(chuàng)新”，然后基于“微創(chuàng)新”的技術(shù)方案，在海外再次進(jìn)行專利申請。
專利劫匪所謂“微創(chuàng)新”多是照著目標(biāo)產(chǎn)品，進(jìn)行結(jié)構(gòu)參數(shù)細(xì)化（比如限定某期間的位置具體設(shè)在什么坐標(biāo)位置），然后就該參數(shù)選擇編造一些實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，以證明選擇這個參數(shù)取得了意想不到的效果，進(jìn)而論證該專利申請屬于參數(shù)選擇類創(chuàng)新。
當(dāng)然，類似的“微創(chuàng)新”還有很多，在清水專利此前的文章《就XX時代錯失1個億，曝個專利行業(yè)的秘密》一文中亦有提及。但再具體的話，此處就不公開細(xì)講了。
所以，這里的微創(chuàng)新我們加了引號。對于專利劫匪而言，創(chuàng)新是不可能創(chuàng)新的，一輩子的都不可能創(chuàng)新。
對于專利劫匪的應(yīng)對措施極其有限
實(shí)際上，被專利劫匪在海外法院起訴，或者，在海外電商平臺被投訴之后，商家能夠采用的應(yīng)對措施是極其有限的。
應(yīng)對措施一，電商平臺申訴
在多數(shù)跨境電商平臺，如果商家的產(chǎn)品被投訴專利侵權(quán)，則可能會面臨產(chǎn)品鏈接被刪除甚至帳戶被封停的后果。此時，很多商家的第一選擇自然是在電商平臺申訴。
但是，如果以專利劫匪的專利應(yīng)該被無效為由去申訴，或者以自己的產(chǎn)品不落入專利劫匪的專利保護(hù)范圍去申訴，電商平臺幾乎不會理睬，很難申訴成功。
這是因?yàn)椋娚?/span>平臺不是法院，其沒有責(zé)任、也沒有能力來判斷專利的穩(wěn)定性和專利的保護(hù)范圍。而且，一個產(chǎn)品通常不止一個商家在賣，只要其他商家有銷量電商平臺照樣能提成。所以，電商平臺一般都是先進(jìn)行產(chǎn)品下架。
電商平臺申訴的時間只有三到五天，這么短的時間內(nèi)，通常是難以完成專利無效的。所以，最為有效的應(yīng)對申訴方式是采用現(xiàn)有技術(shù)或現(xiàn)有設(shè)計(jì)抗辯。
現(xiàn)有技術(shù)抗辯通常是指：被指侵權(quán)的產(chǎn)品落入專利保護(hù)范圍的技術(shù)特征，與一項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)方案中的相應(yīng)技術(shù)特征相同或者等同，則不構(gòu)成侵犯專利權(quán)。
但實(shí)際操作中，在電商平臺進(jìn)行申訴時，通常是商家提供證據(jù)證明自己銷售該產(chǎn)品的日期在專利劫匪申請專利的日期之前，或者，提供證據(jù)證明自己產(chǎn)品的相關(guān)特征在專利劫匪申請專利的日期之前已經(jīng)公開。
但實(shí)際上，很多商家是沒有這樣的證據(jù)的。
比如，商家甲的A產(chǎn)品2022年6月1日在亞馬遜平臺上架，專利劫匪在2022年7月1日就產(chǎn)品的內(nèi)部結(jié)構(gòu)在美國申請了發(fā)明專利；如果商家甲沒有在2022年7月1日之前公開A產(chǎn)品內(nèi)部結(jié)構(gòu)（通常不會公開）的證據(jù)，則電商平臺不會通過申訴。
如果2022年7月1日之前，商家乙公開了B產(chǎn)品的內(nèi)部結(jié)構(gòu)，A產(chǎn)品和B產(chǎn)品的內(nèi)部結(jié)構(gòu)一樣，商家甲是否可以以此提出現(xiàn)有設(shè)計(jì)抗辯呢？答案是，法院或許認(rèn)可，但是電商平臺通常不會通過申訴。
所以，申訴并沒有那么容易成功。而且，一旦專利劫匪在法院申請了TRO臨時限制令，多數(shù)電商平臺都不會給商家申訴的機(jī)會。
應(yīng)對措施二，申請臨時禁令
商家如果認(rèn)為專利劫匪的專利應(yīng)該被無效，或者認(rèn)為自己的產(chǎn)品不落入專利劫匪的專利保護(hù)范圍，但電商平臺不認(rèn)可，商家也可以主動向法院申請臨時禁令，通過臨時禁令禁止專利劫匪使用其專利在電商平臺上投訴自己的產(chǎn)品。
于此同時，商家還可以要求法院確認(rèn)自己的產(chǎn)品并不侵犯專利劫匪的專利權(quán)，以及可以要求法院無效專利劫匪的專利。
申請臨時禁令的耗時一般只有幾天，所以這也是一種不錯的應(yīng)對措施。
但需要注意的是，一方面，商家要有明顯的證據(jù)證明自己勝訴的可能性很高；另一方面，海外律師的收費(fèi)很高，以美國為例，美國律師每小時收費(fèi)高達(dá)300~500美元，這也導(dǎo)致多數(shù)中小企業(yè)是負(fù)擔(dān)不起訴訟成本的。
應(yīng)對措施三，認(rèn)栽
雖然自認(rèn)倒霉很委屈、很讓人惱火，但很多時候我們不得不認(rèn)栽。
如果賬戶沒有被凍結(jié)，產(chǎn)品庫存還很多，和解費(fèi)還可以捏著鼻子接受，則建議商家交和解費(fèi)，賣完庫存再刪產(chǎn)品鏈接。
如果賬戶沒有被凍結(jié)，而且產(chǎn)品庫存不多，則建議立即刪除產(chǎn)品鏈接，以免賬戶遭遇凍結(jié)。賬戶凍結(jié)也意味著賬戶資金凍結(jié)。
如果賬戶被凍結(jié)，而且賬戶中沒有多少資金，可以選擇直接注銷賬戶。缺點(diǎn)是以后永遠(yuǎn)無法使用美國支付系統(tǒng)，而且法院有權(quán)凍結(jié)商家在美國的所有資產(chǎn)。
如果賬戶被封，而且賬戶中資金很多，則建議委托律師積極發(fā)起訴訟。最起碼，不管輸贏，積極的回應(yīng)態(tài)度很可能幫助商家將和解金額降低到合理的范圍內(nèi)。
對于專利劫匪的提前防范
上面我們提到，一般被專利劫匪所針對，商家能夠采用的應(yīng)對措施是極其有限的。然而，如果你通過本文知道了專利劫匪的作案手法，那么就可以進(jìn)行提前防范。
提前防范的越早、越全面，則后續(xù)會越無懈可擊。下面，我們介紹一些防范措施：
防范措施一，未雨綢繆，提前進(jìn)行專利布局
專利布局是有成本的，尤其是在海外進(jìn)行專利申請，更會成本倍增。所以，我們介紹一種最省錢、最有效的專利布局方式：
首先、在新產(chǎn)品上市前，我們必須要先在國內(nèi)申請外觀設(shè)計(jì)專利和實(shí)用新型專利，從產(chǎn)品外觀到內(nèi)部結(jié)構(gòu)，都進(jìn)行全面的保護(hù)。如果有必要，可同時申請中國發(fā)明專利。
這是必須的投入，是未來海外專利布局的基礎(chǔ)。最不濟(jì)，這些專利的公開文本也可以作為后續(xù)現(xiàn)有設(shè)計(jì)抗辯申訴的有力證據(jù)。
其次、在中國申請專利的6個月內(nèi)，根據(jù)新產(chǎn)品的市場表現(xiàn)判斷其是否進(jìn)入海外市場，進(jìn)而評估是否需要在美國或者歐洲申請外觀設(shè)計(jì)專利。
在中國申請專利的12個月內(nèi)，根據(jù)新產(chǎn)品的市場表現(xiàn)判斷其是否進(jìn)入海外市場，進(jìn)而評估是否需要在美國或者歐洲申請發(fā)明專利。
如果產(chǎn)品賣的不行，就不用到海外申請專利了，這樣就省下了一大筆費(fèi)用。
再次，如果判斷需要在美國或者歐洲申請發(fā)明專利，可以根據(jù)新產(chǎn)品的海外市場銷售情況，評估是要基于巴黎公約還是PCT在美國或者歐洲申請發(fā)明專利。
最后，如果基于PCT在美國或者歐洲申請發(fā)明專利，則需要在30個月內(nèi)評估具體進(jìn)入哪些國家，也就是在哪些國家獲取專利權(quán)；甚至，到30個月的時候，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品已經(jīng)不賣了，那就不進(jìn)行進(jìn)國家階段了，這樣就又省下了一大筆費(fèi)用。
防范措施二，釜底抽薪，使得專利劫匪的專利權(quán)滅失
我們只要讓專利劫匪無法取得專利權(quán)或者使得專利劫匪已經(jīng)取得的專利權(quán)無效，則可以從根源上避免其對我們造成威脅。
比如，可以對專利劫匪的專利提出公眾意見。
以美國為例，如果確認(rèn)專利已經(jīng)被搶先注冊，并且還在審查中未獲得授權(quán)，可以向美國專利商標(biāo)局提公眾意見，費(fèi)用相對較低。
再比如，可以對專利劫匪的專利提出重審程序。
仍以美國為例，如果確認(rèn)專利已經(jīng)被搶先注冊，并且該專利已經(jīng)獲得授權(quán)，但是授權(quán)時間沒有超過9個月，可以走授權(quán)后重審程序（PGR）。PGR的無效成功率較高但費(fèi)用也相對較高，所需時間大概是半年到一年。
又比如，可以對專利劫匪的專利提出無效程序。
仍以美國為例，如果確認(rèn)專利已經(jīng)被搶先注冊，并且該專利已經(jīng)獲得授權(quán)，但是授權(quán)時間超過9個月，那就只能走雙方重審程序，但是風(fēng)險(xiǎn)相對較大，無效成功的幾率偏低。或者走美國聯(lián)邦法院的無效程序，時間相對比較長，費(fèi)用偏髙。
防范措施三，留好底牌，保留在先使用的證據(jù)
在上文提到的現(xiàn)有技術(shù)抗辯申訴中，我們提到很多商家缺少證據(jù)。所以，我們要養(yǎng)成保留在先使用或者現(xiàn)有技術(shù)抗辯相關(guān)的證據(jù)。
比如，保留零部件提供采購發(fā)票、在先的帶產(chǎn)品圖片評論等證據(jù)；比如，通過微博、推特或者論壇公開發(fā)表產(chǎn)品的外觀或內(nèi)部構(gòu)造等信息等等。
總之，如上所述，如果你讀完了本文，知道了專利劫匪的作案手法，并進(jìn)行了提前防范，則大概率可以平安無事。
最后，清水知識產(chǎn)權(quán)致力于提供高質(zhì)量的專利服務(wù)。如果您有任何關(guān)于專利方面的需求，非常歡迎您隨時聯(lián)系我們。
